사업을 운영하다 보면 사업의 규모와 무관하게 지식재산권 침해 금지 경고장을 받을 수 있다. 경고장에는 보통 지식재산권을 침해 중이며 민형사상 조치를 취할 수 있으므로 당장 침해를 중지할 것을 요구하는 내용이 기재되는 것이 보통이다. 나아가 민형사상 조치를 취하지 않도록 하기 위해서 합의금이나 사죄기사를 요구하는 경우도 있다. 

경험이 없는 상태에서 경고장을 받게 되면 정신이 없고 억울함이 앞서 감정적으로 대처하다가 일을 그르칠 수 있다. 사업을 함에 있어서 상표를 침해하지 않는 것이 가장 바람직하지만, 오래 사업을 영위하다 보면 뜻하지 않게 상표를 침해하거나, 침해하지 않더라도 경고장을 받는 경우는 있을 수 있다. 따라서 경고장을 받지 않도록 미리 상표출원을 진행하며 조심하는 것도 중요하나 받더라도 유연하게 잘 대처할 수 있는 것 또한 중요하다.

출처: 게티이미지뱅크
출처: 게티이미지뱅크

상대방이 상표권을 가지고 있는 경우라 하여 어느 경우에나 침해가 되는 것은 아니다. 침해는 법률행위로서 상표의 침해가 되기 위해서 요건이 갖추어져야 한다. 경고장에 대한 대처방안으로 먼저 상대방 권리가 존재하는지, 본인이 상표를 상표적으로 사용중인지, 상표사용에 선사용권이 인정될 수 있는지, 효력제한 사유는 없는지, 상표 및 지정상품의 유사 판단을 한 후 마지막으로 무효 및 취소 사유 여부를 판단하여야 한다. 판단결과에 따라서 대응할 수 있는 방안이 달라진다. 

이하에서는 침해여부의 판단과정과 판단결과에 따른 대응방안을 살펴보고자 한다. 판단과정의 경우 꼭 열거된 순서대로 진행할 필요는 없으며, 그 중 하나라도 해당하지 않는다면 상표의 침해가 아닐 수 있으므로 쉽고 빠르게 판단할 수 있는 것부터 판단해보면 될 것이다.

 

상대방이 주장하는 권리가 존재하는가? 

상표권의 침해가 되기 위해서 상표권이 존재하여야 한다. 상표권이 없는 상태에서 상표침해라고 주장하는 경우가 없을 것이라고 생각하지만 자신의 권리를 잘 인지하지 못하거나 고의로 경고장을 날리고 보는 경우가 의외로 있다. 따라서 상대방이 주장하는 권리가 상표권인지, 아직 상표권이 아닌 출원 중인 상표인지, 갱신료를 납부하지 않아 소멸된 상표인지, 상표가 아니라 등기된 상호인지를 먼저 확인할 필요가 있다. 특히 등기된 상호인 경우 지역행정단위로 타인의 방해를 받지 않고 사용할 수 있다. 상호는 등록된 경우 등록된 관할 주소지 내에서는 배타적으로 사용할 수 있다. 다만 타인의 사용을 직접 배제할 수 있는 힘은 없다. 따라서 상대방이 정말 상표권을 가지고 있는지 단지 상호만 가지고 있는 것은 아닌지 확인해볼 필요가 있다. 출원중인 상표는 아직 등록상표는 아니지만, 경고된 이후에는 상표법 제58조의 손실보상청구권이 발생할 수 있으므로 이에 대비할 필요가 있다. 

상표의 현재 법적상태를 확인하기 위해서 c(kipris. or.kr)에서 경고장의 상표번호를 이용하여 검색해보면 된다. 검색을 해보면 해당 상표가 등록된 상태인지, 아직 출원상태인지, 거절된 상태인지 포기한 상태인지, 무효 등으로 소멸된 상태인지 쉽게 알 수 있다. 그리고 상표를 눌러보면 상표권자와 등록권리자를 확인해 볼 수 있다. 상표가 포기, 거절, 소멸, 무효된 경우에는 답변서를 작성할 필요 없이 경고장을 무시할 수 있다. 하지만 등록된 상태이거나 출원중인 상태라면 내가 지금 상표를 침해하는지 확인할 필요가 있다. 

키프리스에서 검색한 화면(자료:정경민)

 

상표적으로 사용하고 있는지 여부 판단 

상표권의 효력은 상표적으로 사용하지 않는 경우에는 미치지 않는다. 상표적으로 사용하는 것이란 상표가 출처 표시로서 사용되는 경우를 의미한다. 즉, 형식적으로 상표를 제품이나 포장에 표시하더라도 실질적으로 출처 표시기능을 발휘하지 않는다면 상표의 사용이라 볼 수 없어 상표를 침해하지 않는다. 

다음과 같은 경우에는 상표의 사용으로 보기 어렵다. 

① 제품에 관한 설명, 규격표시, 적용제품 등으로 사용된 경우 

② 순전한 디자인적 사용인 경우 

③ 서적이나 음반의 제목으로 사용한 경우 

④ 비교광고로서 광고문구에 타인의 상표가 표시된 경우 

⑤ 상표가 다른 상품의 출처 표시로 인식되는 경우 

판례는 에어클리너의 적용차종을 표시하기 위해 차의 등록상표를 표시하는 것은 상표적 사용이 아니라고 한 바 있다(대법원 2001.7.13 선고 2001도1355판결). 나아가 책의 제목은 책의 내용을 표시할 뿐 출판사 등 출처를 표시하는 것은 아니어서 상표적 사용으로 볼 수 없다고 한 바도 있다(대법원 2002.12.10 선고 2000후3395). 

이렇듯 본인이 상표를 상표적으로 사용한 경우가 아니라면 경고장이 부당하다는 취지로 답변서를 작성할 수 있다. 다만 상표의 사용이 상표적 사용인지는 개별적인 사안에 따라 판례를 참조하며 판단되어야 한다. 비전문가가 스스로 자신의 상표 사용이 상표적 사용인지 여부를 판단하는 것은 어려운 일이다. 

그에 비하면 상표 사용을 시작한 시기와 출원일을 비교하는 것은 누구라도 할 수 있다. 이를 통해 선사용권이 인정된다면 침해에서 손쉽게 벗어날 수 있다.

선사용권 인정여부 

상표법 제99조에서는 부정경쟁의 목적이 없이 상표 출원전부터 상표를 사용함으로써 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식된 상표의 사용자에게는 그 상표를 계속해서 사용할 권리를 인정해주고 있다. 성명이나 상호의 경우에는 부정경쟁의 목적이 없어야 한다거나 인식되어야 한다는 제한도 없이 상표 출원 전부터 사용하였다면 계속해서 사용할 권리가 인정된다. 이를 ‘선 사용권’이라고 한다. 개정전에는 수요자에게 현저하게 인식되어야 한다는 등 인정요건이 제법 까다로웠는데 상표브로커들을 막기 위해 출원전부터 상표를 사용한 경우 대부분 인정이 되고 있다. 

따라서 상표 침해 경고장을 받은 후, 경고장에 기재된 상표의 출원일자를 확인해보아야 한다. 상표를 사용한 날이 상표의 출원 일자보다 앞선다면 선사용권이 인정될 가능성이 높기 때문이다. 다만, 상표 출원일보다 앞서서 상표를 사용하다가 상표 출원 이후에 상표를 변형하여 사용하는 경우라면 선사용권이 인정되지 않으니 이점은 유의하여야 한다. 나아가, 출원 전부터 사용하였음을 입증할 수 있어야 하는 점 또한 유의하여야 할 것이다. 

선사용권이 인정되는 경우라면 출원전부터 사용하여 선사용권이 인정되는 경우이므로 경고장은 부당하다는 취지로 답변서를 작성해서 보내면 된다. 

효력제한 사유 

상표법 제90조에서는 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위에 대해서 나열하고 있다. 상표권은 자기의 성명, 명칭, 상품의 보통명칭, 산지, 품질, 원재료, 용도, 가격, 현저한 지리적 명칭, 기능을 확보하는데 불가결한 형상, 색채, 등으로 된 상표에는 미치지 않는다. 즉, 자신의 이름이라면 선행상표가 있는 경우라도 당연히 사용할 수 있어야 하고, 상품의 보통명칭 또한 당연히 해당 상품을 판매하기 위해서 상품에 표시할 수 있어야 한다는 것이다. 다만 보통으로 사용하는 방법으로 표시해야 하며 도안화가 되는 경우라면 인정이 되지 않을 수 있다. 예를 들어 벌산에서 채취한 꼬막을 판매하며 ‘벌산 꼬막’이라고 표기하는 경우라면 산지와 상품의 보통명칭을 표시할 뿐이므로 상표권의 침해를 구성하지 않는다. 컴퓨터에 ‘컴퓨터’ 라고 쓰거나, 볼펜을 팔면서 ‘볼펜’이라고 적은 것 역시도 상표권의 침해가 될 수 없다. 따라서 자신의 상표 사용이 이런 효력제한 사유인지 상표법 제90조를 꼼꼼히 검토해 볼 필요가 있다. 

상표의 유사판단 

상표의 권리범위는 유사범위까지 미친다(상표법 제108조 참조). 아무리 저명한 상표라 할지라도 등록배제효가 비유사범위까지 확대될 수 있을 뿐(상표법 제 34조 제1항 제11호 참조) 사용배 제효는 유사범위까지 밖에 미치지 못한다. 따라서 경고장에 기재된 타인의 상표와 유사한지 여부를 판단해야 한다. 

상표간의 유사여부 판단은 상표간 외관, 칭호 및 관념을 비교하여 판단한다. 외관은 상표의 생김새, 칭호는 상표가 어떻게 호칭되는지, 관념은 상표가 어떤 의미를 갖는지를 뜻한다. 이중 칭호가 가장 중요하다. 두 상표간에 서로 다른 뜻을 갖거나 외관에서 차이가 있더라도 발음이 동일하거나 유사다면 두 상표는 유사하다고 판단될 가능성이 높다. 하지만 관념이나 외관의 차이가 크게 나 소비자들이 오인 혼동을 할 우려가 없다면 비유사하다고 판단될 가능성도 있다. 

상표는 전체관찰이 원칙이다. 서로 유사한 부분이 있더라도 전체로 놓고 보았을 때 서로 다르다면 다른 상표라고 할 수 있다. 

하지만 각 구성부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않는 한, 구성부분 중 간략하게 호칭 관념될 수 있는 일부분을 요부로 하여 관찰하는 요부관찰 그리고 구성요소를 서로 분리하여 관찰하는 분리관찰 또한 가능하다. 

이상에 기초하여 사용중인 상표와 등록상표를 비교하여 유사 한지 여부를 판단해 보아야 한다. 서로 비유사한 경우라면 상표를 침해하지 않는다. 특히, 등록상표가 식별력이 없음에도 로고 등을 붙여서 등록된 경우라면 로고에만 권리범위가 생기므로 다른 부분이 유사하다고 하더라도 상표를 침해하지 않는다. 예를 들어, ‘성남 부추’와 로고를 결합하며 지정상품을 부추로 하여 상표등록 받은 경우 ‘성남 부추’ 글자만을 사용하여 부추를 판매하는 업자들의 상표 사용을 막을 수 없다. ‘성남 부추’는 효력제한 사유이기도 하지만 권리가 발생하지 않아 로고와 성남 부추를 서로 비교해 보았을 때 상표가 비유사하기 때문이다. 

 

상품의 유사판단 

상표의 권리범위는 유사범위까지 미친다. 나아가, 상표는 상표를 등록 받기 위해 지정한 지정상품과 동일유사한 상품에 상표를 사용하는 것을 막을 수 있다. 동일한 상표라 하더라도 전혀 다른 상품에 상표를 사용하는 것을 막을 수는 없다. 예를 들어, ‘나이키’를 신발에 부착하여 팔면 나이키의 상표권을 침해하겠지만. ‘나이키’를 핸드폰에 부착하여 파는 경우 침해가 되지 않을 것이다. 다만, 이를 악용하는 경우 부정경쟁행위로서 제재를 받을 수 있음은 주의하여야 한다. 유명한 타인의 상표, 영업표지의 희석화 행위는 부정경쟁행위로서 벌금이나 손해배상을 해야 할 수 있다. ‘루이비통’은 레스토랑업을 지정서비스업으로 지정하지 않았지만 치킨집인 ‘루이비통닭’을 부정경쟁 행위로 상표사용을 제재시킨 바 있다. 

대법원은 상품 또는 서비스의 속성과 거래실정을 고려하여 출처혼동 유무를 기준으로 유사여부를 판단하여야 한다고 하였다(대법원 1998.07.28 선고 97후1658 판결). 나아가, 대법원은 “지정상품의 유사여부는 상품에 동일유사한 상표를 사용할 경우, 동일 업체에 의해 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가를 기준으로 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다”라고 판시하였다(대법원 2013.9.12선고 2013후808판결). 

하지만 모든 상품을 일일이 제품속성과 거래실정을 고려하여 유사판단을 하기는 매우 어려운 일이므로 심사단계에서는 ‘유사군코드’를 이용하여 상품의 유사판단을 진행하고 있다. 

즉 가스용접기와 가스의 압축/배출/운송용 송풍기는 서로 다른 유사군코드를 가지고 있어 비유사하다고 판단될 것이다. 상표법 심사기준에서는 “유사군코드가 동일한 상품 상호간은 서로 유사한 것으로 추정한다”라고 규정하고 있어 유사군코드가 같은 경우 비유사하다는 판단을 받기 쉽지 않다. 따라서 상품의 유사여부가 헷갈리는 경우라면 키프리스(kiprs.or.kr)에서 본인 이 판매중인 상품의 유사군코드를 찾아보고, 등록상표의 지정 상품의 유사군코드와 같은지 여부를 비교해볼 필요가 있다. 서로 다르다면 상표를 침해하지 않을 가능성이 높다. 하지만 유사군코드가 같더라도 서로 유사하지 않은 상품도 있고, 유사하더라도 유사군코드가 서로 다른 상품도 있을 수 있다. 

 

상표침해가 아니라고 판단되는 경우 

상대방에게 등록상표(출원상표)가 없거나, 상표적 사용이 아니거나, 효력제한사유에 걸리거나, 선사용권이 인정되거나, 상표나 상품이 비유사한 경우에 해당하여 상표의 침해가 아니라고 판단되는 경우, 상대방에게 답변서를 내용증명으로 보내 침해가 아님을 분명히 하는 것이 좋다. 

만약 상대방이 상표침해를 이유로 거래처 등에 거래를 중지하라는 경고를 날린 경우라면 전문가를 통해 비침해 감정서를 작성하여 거래처에 서둘러 침해가 아님을 입증해주어야 한다. 나아가, 근거 없이 침해를 주장하는 경우라면 ‘허위사실 유포’ 나 ‘영업방해’에 해당될 수 있으므로 이러한 내용을 경고할 필요도 있다. 

 

상표침해라고 판단되는 경우 

그럼에도 불구하고 침해가 일단 맞다고 판단되는 경우라면 다음과 같은 조치를 고민해 보아야 할 것이다. 

① 상표에 무효사유는 없는지 검토 

현재 상태에서는 상대방 등록상표의 침해를 구성하는 중이라 할지라도 만약 등록상표를 소급하여 무효시킬 수 있다면 침해행위는 없던 것이 된다. 따라서 상표가 식별력이 없는 것은 아닌지 다른 선행상표를 심사관이 간과하여 등록시켜준 것은 아닌지 검토할 필요가 있다. 무효사유가 있는 경우라면 무효심판을 청구함으로써 경고장에 대응하는 방안을 고려해 보아야 한다. 

② 상표에 취소사유는 없는지 검토 

상대방이 등록상표를 정당하게 사용하지 않는 경우라면 등록 상표를 취소할 수 있다. 취소사유는 상표법 제 119조에 나열되어 있다. 상표가 취소되더라도 취소는 장래효에 불과하기 때문에 이미 일어난 침해행위에 대해서는 책임을 져야 할 수 있으나, 취소심판 청구일 이후의 사용에 대해서는 배상책임이 없고, 상대방이 상표를 사용하지 않았으므로 손해액 또한 작게 책정 될 수 있다. 마지막으로 상표가 취소된다면 침해금지 가처분 사건에서 처분의 필요성이 없음을 입증할 수는 있다. 

③ 상표 양수/사용권 설정 

상표 침해를 벗어나기 어려운 경우라면, 상표를 양수하거나 사용권을 설정하는 방안을 고려해야 한다. 물론 침해행위 적발 이후의 협상은 유리한 고지를 점하기 어렵다. 

④ 합의/상표변경 

지금까지 침해에 대해서 사죄하고, 소정의 금액을 통해 민형 사상 책임에 대해서 합의를 한 후 사용상표를 변경하는 것 또한 하나의 방안이 될 수 있다.

 

 

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