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[정경민의 특허전략] 특허 출원인에게 도움이 되는 제도
[정경민의 특허전략] 특허 출원인에게 도움이 되는 제도
  • 정경민 도울국제특허법률사무소 대표변리사
  • 승인 2019.03.05 16:49
  • 댓글 0
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출처: 게티이미지뱅크
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특허법상 출원인에게 도움이 되는 다양한 법상 제도를 소개한다. 변리사 사무실에 특허를 맡겨두는 경우 보통은 알 필요가 크게 없지만 자신의 발명을 권리로서 제대로 보호하기 위해서는 이런 제도들을 숙지해두는 것이 좋다.

 

출처: 픽사베이
출처: 픽사베이

 

공지예외주장

특허법 제30조에서는 출원 전에 공지된 발명이라 하더라도 일정요건을 갖춘 경우 그 발명은 신규성, 진보성의 판단에서 제외시켜주는 공지예외주장제도를 규정하고 있다. 때문에 물건을 판 뒤에 특허출원을 하더라도 자신의 판매로 인해 특허가 거절되거나 무효되는 사태를 막을 수 있다.

공지예외주장을 하기 위해서 출원인의 의사에 의한 공개(ex: 판매, 논문 발표, 박람회 출시 등) 또는 출원인의 의사에 반한 공개(ex: 타인이 출원인의 발명을 무단으로 공개) 후 1년이 되기 전 특허출원이 이루어져야 한다. 원칙적으로는 공지예외주장은 특허출원 시에 이루어져야 하나, 출원 중에 이를 보정할 수도 있다.

다만 나라마다 특허법이 조금씩 달라 이러한 공지예외를 인정하지 않는 국가도 있으므로 해외에 제품을 판매할 계획이 있는 경우라면 제품을 공개하기 전에 국내에서 특허출원을 하는 것이 바람직하다.

 

출처: 픽사베이
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정당권리자의 출원

특허법 33조는 특허를 받을 수 있는 자를 발명을 한 자로 규정하고 있다. 발명을 탈취하여 특허를 출원하는 등 해당 규정을 위반할 시 특허가 거절되며, 등록되더라도 정당한 발명자가 이를 입증할 시 특허가 무효될 수 있다.

무권리자의 특허출원이라는 이유로 특허가 거절되거나, 무효된 후 정당한 권리자가 특허출원을 하는 경우 특허법 제34조와 제35조에서는 정당한 권리자의 출원일을 무권리자 출원의 출원일로 소급하여 주고 있다. 정당한 권리자는 출원일을 소급 받음으로써 진보성과 신규성 판단에 있어 보다 유리한 고지를 점할 수 있다.

이미 등록된 특허의 경우 특허이전등록청구(특허법 제99조의 2) 또한 인정되고 있다. 도용된 특허가 등록되어 있는 경우라면 무효심판 등의 복잡한 절차를 거치지 않고 특허의 이전을 요청할 수 있다. 등록된 특허의 청구범위가 적당하게 잡혀있는 경우 이전등록청구절차의 이용을 고려해 볼 수 있다.

 

​출처: 픽사베이​
​출처: 픽사베이​

 

보정

아무리 특허를 잘 작성하더라도 심사관은 출원된 특허에 대해 최소 한 번은 거절 이유를 통지할 수 있다. 특허의 진보성 또는 특허 기재가 불비하다는 것이 주된 거절 이유다. 이에 대응하여 출원인은 특허법 제47조에 따라 명세서를 보정할 수 있다. 출원인은 주로 청구항을 보정하게 된다.

특허법 제47조 제2항에서는 보정의 범위를 규정한다. 보정의 범위는 최초에 출원한 명세서와 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다. 이를 신규 사항 추가 금지라고도 한다. 최초에 출원된 명세서에 없는 내용을 기재하는 것은 출원 후 새로운 발명을 추가하게 되는 결과를 초래하므로 선출원주의의 취지상 허용되지 않는다.

최초 거절 이유 통지에 대응하여 보정하였으나 새로운 거절 이유가 발생한 경우 심사관은 최후 거절 이유를 통지한다. 이때 보정은 청구항을 한정, 삭제하거나, 청구범위를 감축하는 보정, 잘못 기재된 사항을 정정하는 보정, 분명하지 않은 기재를 명확하게 하는 보정만이 허용된다. 따라서 최후 거절 이유 통지 이후에는 보정의 범위를 특히 더욱 유의하여야 한다.

실무상, 보정은 진보성 거절 이유가 떨어진 이후에 명세서에 기재된 다른 추가 실시 예를 청구항에 한정하거나, 청구항에 기재된 발명을 명세서와 도면을 참조하여 보다 구체적으로 명확하게 함으로써 선행 발명과 차별을 주장하기 위해 수행한다. 물론 오탈자 등 기재가 불비한 경우 이를 수정하기 위한 보정 또한 종종 일어난다.

출원인은 보정과 함께 선행 발명과 본원 발명의 차이 등을 주장하기 위한 의견서를 함께 제출할 수 있다. 진보성 거절 이유에 대응하여 의견서를 제출할 때는 구성, 목적, 효과의 차이를 주장하는 것이 효과적이다. 실무상 선행 발명과 본원 발명의 특정한 구성이 차이나고, 해당 구성의 차이는 선행 발명과 본원 발명의 목적의 차이에 의해 발생하며, 이러한 차이로 인하여 본원 발명의 효과가 선행 발명보다 우수하거나, 선행 발명은 이러한 우수한 효과를 예측하지 못하는 내용을 기재하게 된다.

 

분할출원

분할출원이란 특허법 제52조에 규정되어 있는 제도이다. 출원인은 특허출원에 둘 이상의 발명이 포함된 경우 원출원의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 별도의 출원으로 분할할 수 있다.

분할출원의 범위는 최초 출원한 명세서 이내여야 한다. 분할출원을 하는 경우 출원일이 원출원일로 소급하기 때문에, 별도의 출원이지만 원출원 명세서의 범위에서 벗어나게 되면 그 자체로 거절 이유가 된다. 분할출원은 특허출원의 거절결정이 확정되기 전, 특허 결정되고 30일 이내 또는 설정등록 전까지 가능하다. 특허등록비용을 납부해버리면 분할출원이 되지 않기 때문에 이 또한 주의가 필요하다. 보호받을 수 있는 발명이 청구항에 기재되지 않은 채로 공개되어버릴 수 있기 때문이다.

분할출원은 명세서에 복수의 발명이 기재되어 있고, 모두를 한 특허에서 권리로 보호할 수 없는 경우 각각을 별도의 특허로 만들기 위해 이용된다. 특히 특허법 제45조에 기재된 1 발명 1 출원주의에 따라 서로 연관성이 약한 발명들은 하나의 발명으로 보호받을 수 없기에 분할출원이 이용될 수 있다.

즉, 분할출원은 특허법 제45조의 단일성 거절 이유를 극복하기 위한 제도이나 실무상 다른 용도로 사용되는 경우가 더 많다. 예컨대, 분할출원은 원출원이 거절 결정되어 거절을 극복할 수 없는 경우 더 이상 보정의 기회가 없거나 최후 거절 이유 통지 또는 재심사단계에서 보정의 범위를 회피하기 위해 사용될 수 있다.

다만, 분할출원을 하더라도 명세서에 기재된 내용을 벗어날 수 없으므로, 새로운 개량발명이 나온 경우 분할출원이 아니라 국내우선권주장제도(특허법 제55조)를 이용하여야 한다. 진보성 거절 이유를 극복하기 위한 또 다른 방안으로 아래 변경출원제도를 소개한다.

 

출처: 정경민 도울국제특허 법률사무소 대표변리사
출처: 정경민 도울국제특허 법률사무소 대표변리사

 

변경출원

변경출원이란 특허법 제53조에 규정된 제도이다. 출원인은 변경출원제도를 통해 특허출원을 실용신안출원으로 또는 실용신안출원을 특허출원으로(이는 실용신안법에 규정되어 있음) 변경하여 출원할 수 있다. 변경출원 또한 분할출원과 마찬가지로 원출원의 명세서의 범위에서 벗어나서는 안된다. 시기적으로는 출원 계속 중이면 가능하나 분할출원과 달리 등록결정 이후에는 변경출원을 할 수 없다.

특허와 실용신안은 진보성 판단기준, 보호대상, 존속기간에 차이가 있다. 공개된 발명으로부터 고도한 진보성을 요구하는 특허와 달리 실용신안은 고도성을 요구하지 않는다. 이에 실용신안은 진보성이 약하더라도 다소 등록이 용이한 편이다. 보호대상으로 특허는 물건 발명, 방법 발명, 물질 발명, 프로그램 발명 등 다양한 발명을 특허의 보호대상으로 인정하고 있으나, 실용신안은 형태가 있는 물품의 구조 형상 또는 이들의 조합만을 보호대상으로 인정한다. 존속기간에 있어서 특허는 출원일로부터 20년간 보호되나 실용신안은 출원일로부터 10년간 보호되는 차이가 있다.

실무상 변경출원은 물품의 구조에 관한 발명의 특허출원 중 진보성 거절 이유가 발생하였을 때 극복할 수 있는 방안이 마땅치 않은 경우 이용된다. 실용신안출원이 보호대상 문제로 거절되었거나 특허에서 진보성을 인정받을 수 있다고 생각되는 경우 변경출원제도를 통해 극복할 수 있다.

변경출원이 적법하게 이루어진 경우 변경출원의 출원일은 원출원일로 소급한다. 하지만, 이때 원출원은 변경출원서가 접수되면 취하되므로 주의가 필요하다. 특히 원출원에서 일부는 특허로 나머지는 실용신안으로 보호하고 싶은 경우라면, 특허로 보호하고 싶은 일부는 분할하고, 실용신안으로 보호하고 싶은 나머지를 실용신안으로 출원해야 한다. 순서가 잘못되는 경우 원출원이 취하되어 분할출원이 각하되는 불상사가 벌어질 수 있다. 원출원이 취하되는 변경출원 시에는 각별한 주의를 요한다.

 

​출처: 정경민 도울국제특허 법률사무소 대표변리사​
​출처: 정경민 도울국제특허 법률사무소 대표변리사​

 

국내우선권주장

국내우선권주장제도는 특허법 제55조에 규정된 제도이다. 출원인은 특허출원 계속 중에 개량발명을 발명한 경우 이 제도를 이용할 수 있다. 출원인은 선출원으로부터 1년이 지나기 전 선출원을 기초하여 국내우선권주장출원을 진행할 수 있다.

실무적으로는 진보성 거절 이유를 극복하기 어렵고, 명세서에 추가적인 실시 예가 없는 경우 실시 예를 추가하며 본 제도를 이용하는 경우가 많다.

국내우선권주장제도는 일종의 가출원 제도이다. 출원인은 제품 판매 등의 사유로 당장 출원이 급한데 명세서를 작성할 시간이 부족한 경우 급하게 마련된 자료를 이용하여 선출원을 진행하고, 제품을 판매하다가 1년 이내에 선출원에 대해서 우선권을 주장하며 제대로 작성된 명세서를 통해 후출원을 진행할 수 있다. 다만, 선출원에 기재된 내용에 한해서만 출원일이 선출원일로 소급하기 때문에 선출원도 내용을 최대한 잘 작성해서 진행하여야 한다.

국내우선권주장이 인정되면 선출원일로 진보성/신규성 판단시점이 소급된다. 선출원은 출원일로부터 1년 3개월이 지나면 취하 간주된다.

 

출처: 픽사베이
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