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사기진작과 기술유출 방지 두 마리 토끼를 잡기 위한 직무발명에 관하여 [정경민의 특허전략]
사기진작과 기술유출 방지 두 마리 토끼를 잡기 위한 직무발명에 관하여 [정경민의 특허전략]
지식재산권 위주의 진보적인 경영방식이 필요한 시기가 오고 있다
  • 정경민 변리사
  • 승인 2019.12.16 11:26
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출처: 픽사베이
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[스타트업투데이] 기업과 기업의 종사자라면 한 번쯤 하는 고민이 있다. ‘새로 개발한 기술의 주인은 회사인지 아니면 그 기술개발을 성공한 직원인가?’하는 점이다. 회사는 당연히 회사 것이라고 하고 싶고, 직원은 자기 기술이라고 하고 싶을 것이다. 직원은 자기 기술을 회사로 양도하면서 적절한 보상을 받고 싶고, 회사는 당연히 회사 기술이니 직원이 별도의 보상금 대신 급여로 만족했으면 하는 보상문제로 확장된다. 보상문제는 직원들의 사기감소뿐 아니라 기업과 종업원 간 소송을 발생시키기도 한다. 나아가 직원이 경쟁사에 기술을 유출하는 치명적인 문제를 초래할 수 있다. 직무발명제도는 이러한 문제점을 해결하기 위한 제도로, 기업과 발명자 간 승계절차를 간소화하고, 적절한 보상을 의무화함으로써 직원들의 사기를 진작하며, 예약승계규정, 통지 및 승낙의 의무화 및 법정의 무상통상실시권을 통해 기술 유출을 효율적으로 방지함으로써 기업의 자산인 기술을 보호한다. 

 

직무발명이란

직무발명에 대한 내용은 발명진흥법에서 규정한다. 발명진흥법 제2조 제2호에서 직무발명이란 종업원이 그 직무에 관해 발명한 것이 사용자의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다고 규정한다.

종업원의 기준은 매우 넓게 해석된다. 단순히 근로계약서 상의 직원만을 의미하지 않으며, 사용자에게 실질적으로 노무를 제공하는 경우 모두 종업원으로 해석될 수 있다. 종업원이 발명을 하게 한 행위는 직무에 속해야 한다. 발명과, 종업원의 지위, 급여, 수행했던 업무와의 연관성 등을 종합적으로 고려하게 된다. 

이때 직무발명은 현재뿐 아니라 과거의 직무를 포함한다. 따라서 종업원이 반도체부서에 근무하다가 통신부서로 이전한 후 반도체 관련 발명을 하더라도 직무발명에 포함된다. 하지만 종업원이 퇴사 후에 발명을 완성한 경우라면 고용관계가 없으므로 직무발명으로 해석되지 않는다. 

사용자의 업무범위는 법인의 정관을 중심으로 해석되며 그 밖의 부수하는 사업까지 업무범위로 해석할 수 있다. 하지만 이에 한정되는 것은 아니며 장래에 행할 예정에 있는 업무와 기술적 관련성이 있다면 사용자의 업무범위로 해석될 수 있다. 

예를 들면, 핸드폰을 만드는 회사의 경우 핸드폰커버, 충전기, 기타 액세서리는 사용자의 업무범위가 될 수 있다. 발명이 직무발명으로 인정되고 종업원 또는 그 승계자가 발명을 특허로 받으면 사용자, 즉, 기업은 해당 발명을 무상으로 실시할 수 있는 무상의 통상실시권을 획득한다.

 

기업이라 하더라도 종업원의 발명을 당연히 가져가는 것이 아니다

발명진흥법에 따르면 기업은 직무발명을 완성한 종업원 또는 그 승계인에 대해 무상의 통상실시권을 주장할 수 있다고 규정돼 있을 뿐이므로 종업원의 직무발명이 당연히 기업에 귀속되는 것이 아니다. 업무상저작물인 경우 당연히 기업에 귀속되는 저작권(저작권법 제2조 제31호 참조)과의 차이점이다. 

따라서 발명이 기업에 승계되기 위해서 발명을 완성할 때마다 발명자와 기업 간에 양도·양수가 이루어져야 한다. 발명의 양도·양수는 발명의 가치를 판단하고, 발명의 가치에 따른 비용을 합의하고, 계약서를 작성하는 등 지리한 절차를 거쳐야 한다.

하지만 직무발명에 한해서 이러한 절차를 간소화할 수 있다. 발명진흥법에 따르면 직무발명에 대한 예약 승계 및 전용실시권 설정 계약(이하 예약승계규정)이 유효하기 때문이다. 즉, 직무발명에 한해 기업과 종업원은 발명이 기업에 당연히 승계됨을 근로계약을 통해 미리 계약해둘 수 있다. 

따라서 예약승계규정이 있었다면 종업원이 직무발명을 완성한 시점에서 발명에 대한 권리는 기업으로 이전된다. 이후, 종업원의 통지와 기업의 승낙이라는 간단한 절차만 남는다. 예약승계규정의 유무에 따라 법률관계에 다소 차이가 난다. 직무발명이 아닌 발명은 당연히 승계되는 것이 아니며, 이에 대해 예약승계규정도 유효하지 않다.

예약승계규정을 근로계약서에 포함시켜 두었다면 종업원은 직무발명신고서를 통해 발명사실을 통지해야 하고, 기업은 정해진 기간 내 승계 여부에 대해 답변해야 한다. 기업이 승계한다고 답변한 경우 발명은 승계된다. 

기업은 승계된 발명으로 특허를 출원할 수 있으며, 출원 후 종업원에게 보상해야 할 의무가 발생한다. 예약승계규정이 있는 상태에서 기업이 승계 여부에 대한 답변을 정해진 기간 안에 하지 않는 경우 기업은 그 발명을 무상으로 실시할 수 없게 되므로 이점에 특히 유의해야 한다.

예약승계규정이 근로계약서에 없었다면 종업원은 발명을 완성했다는 사실을 통지할 필요가 없다. 종업원은 스스로 특허출원을 하거나 타인에게 특허받을 수 있는 권리를 양도할 수도 있다. 기업은 해당 발명이 직무발명이라면 해당 발명이 특허받은 이후 무상의 실시권을 가질 뿐이다. 

출처: 픽사베이
출처: 픽사베이

종업원이 무단으로 직무발명을 경쟁사에 이전시킨 경우

종업원(A)이 직무발명을 했음에도 이를 현재 사용자인 기업(B)에게 알리지 않고 퇴사해 경쟁사(C)에 발명을 넘길 수 있다. C가 발명에 대해 특허를 받았다면 B는 그 발명에 대해 주장할 수 있는 것이 없을까.

 

종업원 A와 기업 B 사이의 법률관계

발명진흥법 제12조에 따르면 종업원은 사용자에게 직무발명 완성사실을 통지할 의무가 있다. 따라서 A는 B에게 직무발명의 완성사실을 알렸어야 한다. 하지만 이는 권고규정일 뿐이므로 완성사실을 통지하지 않았다 하더라도 위반사항에 대해 제재할 수 있는 방법은 없다. 

A와 B 사이에 직무발명의 예약승계규정이 있었다면 B는 A에게 계약위반에 따른 손해배상청구소송, 채무불이행, 부당이득반환청구를 진행하거나 영업비밀유출 등을 근거로 배임죄 등의 형사상 처벌을 시도할 수 있다.

 

기업 B와 경쟁사 C 사이의 법률관계

발명진흥법 제10조 제1항에 따라 B는 C에 대해 무상의 통상실시권을 주장할 수 있다. 이때 B가 C의 특허를 받아올 수 있는 방법도 있다. 민법 제103조에서는 반사회적인 법률행위는 무효로 한다고 규정돼 있다.

A와 B 사이에 예약승계규정이 있다면 발명에 대한 권리는 A가 직무발명을 완성한 시점에 B로 이전된다. B와 C 사이의 양도계약이 무효가 된다면 C는 무권리자의 특허출원을 한 셈이므로 B는 C의 특허를 무효로 하거나 이전등록청구를 할 수 있다. 민법 제103조에 따라 A와 C 사이의 계약이 무효가 되기 위해서는 C가 해당 발명이 타인에게 양도된 사실을 알고서도 A의 배임행위에 적극 가담해야 한다(대법원 2008.02.28 선고 2007다77101 판결 참조).

 

종업원 A와 경쟁사 C 사이의 법률관계

종업원 A와 경쟁사 C는 양자 간에 모인 여부, 계약 여부에 따라 채무불이행, 손해배상청구 또는 공동불법행위자로서 상호 간 구상권청구를 할 수 있다. 

 

직무발명 보상금의 많고 적음 그 적절성과 효과에 대해

발명진흥법 제15조에는 종업원은 직무발명을 사용자에게 승계한 후 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 규정하고 있다. 이때 사용자가 권리 승계 후 출원하지 않거나 출원을 포기 또는 취하한 경우에도 정당한 보상을 해야 한다(발명진흥법 제16조 참조). 

보상금 산정절차에 대해 발명진흥법 제15조 제2항 내지 제5항에 규정돼 있다. 사용자는 보상형태, 보상액기준, 지급방법에 대해 보상규정을 작성하고 알려야 하며, 보상규정의 작성에 관해 종업원과 협의해야 한다고 규정하고 있다. 이러한 절차에 의하지 않을 경우 직무발명 승계 시마다 적절한 보상을 산출해야 한다.

판례는 직무발명보상금 산정에서 발명의 객관적인 기술적 가치, 대체기술의 존재 여부, 회사가 얻을 이익, 종업원과 회사의 공헌 정도, 과거 보상금지급례, 특허의 이용형태 등 관련된 모든 사실을 종합해 정해야 한다고 판시한 바 있다(대법원 2008. 12. 24. 선고 2007다37370).

 

보상금 관련 사례

영화 ‘엑시트’에서 독가스를 살포한 테러리스트는 어느 화학회사의 연구원이었다. 그는 힘들게 발명을 하고 성공했음에도 회사에서 제대로 보상을 받지 못하자 이에 앙심을 품고 도심에 살인 가스를 살포하는 무서운 테러를 일으킨다. 물론 영화에서 테러리스트를 입체적으로 표현하고자 마련한 동기 장치이기는 하겠지만 직무발명 보상금의 적절성이 얼마나 중요한지 알 수 있었다.

일본의 나카무라 슈지 교수는 30여 년 전 불가능에 가깝다고 한 청색 LED를 발명한 바 있다. 니치아화학은 이를 상용화해 수조 원의 매출을 올려 글로벌 기업으로 도약하였음에도 보상금으로 2만 엔만을 보상금으로 지급했다. 나카무라 슈지 교수는 결국 발명보상금 청구소송을 제기한 바 있다.

같은 시기 한국에서도 직무발명보상금 청구소송이 있었다. 국내 거의 모든 휴대폰에 적용되는 한글 문자를 좁은 휴대용 단말에 보다 효율적으로 입력하기 위해 개발된 천지인 자판에 대한 보상금이다. 천지인 자판을 발명한 기술자는 보상금으로 고작 10만 원만 받았고, 이 기술자는 결국 삼성전자를 상대로 보상금 청구소송을 제기하고 결국 화해해 거액의 보상금을 받을 수 있었다.

 

직무발명제도 도입에 따른 효과

직무발명제도 도입에 따라 보상이 적절하게 이루어지는 것은 특허 출원 등 실적증가, 연구원의 이직률 감소에 유의미한 영향을 끼친다는 연구가 있다. 나아가 발명의 질 향상과 기술유출 그리고 인력확보에 도움이 된다. 즉, 직무발명제도의 도입은 연구원의 동기를 자극해 기술개발력이 향상하는 장점과 기술유출방지를 하는 두 마리 토끼를 모두 잡게 될 수 있다. 

그뿐 아니다. 과거에 비해 대폭 축소되기는 했지만, 연간 500만 원 한도(2019년 1월 개정)에서라면 직무발명 보상금은 비과세 처리가 가능하다. 또한, 기업은 직무발명보상금으로 지출한 금액에 대해 연구개발비용으로 소득세 또는 법인세에서 세액공제가 가능하다. 

기술은 기업의 사활을 결정할 수도 있는 매우 중요한 문제다. 종업원은 기업의 고용과 지원 없이 기술개발을 할 수 없다. 즉, 기업이 기술을 가져가게 되는 것은 당연하다. 하지만 기업 역시도 동기 부여된 종업원 없이 기술 개발에 성공할 수 없다. 종업원의 창의적인 발명에 대해 적절한 보상이 필요하다. 공유경제가 화두로 떠오르고 있는 요즘 종업원의 업무적 성과에 대해 이윤을 일정 부분 공유함으로써 회사에 대해 주인의식을 가질 수 있도록 독려하는 지식재산권 위주의 진보적인 경영방식이 필요한 시기가 오고 있다.

 

 


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