UPDATED. 2019-07-19 08:25 (금)
[정경민의 특허전략] 지식재산권을 빠르게 획득하는 방법은 무엇?
[정경민의 특허전략] 지식재산권을 빠르게 획득하는 방법은 무엇?
  • 정경민 변리사
  • 승인 2019.07.01 15:58
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

출처: 오우아
출처: 오우아

지식재산권은 획득하는데 상당한 시간이 소요된다. 디자인은 2~4개월이면 심사가 되는데 반해 특허나 상표의 경우 10개월에서 1년은 족히 걸리기도 한다. 특히 사업 초기에 10개월은 지나치게 긴 기간이 될 수 있다. 지식재산권 획득여부를 명확하게 함으로써 사업운영에 리스크를 줄여야 하기 때문이다. 상표권의 경우 미리 예측해서 상표를 출원해두는 경우가 아닌 이상 상표 등록여부는 굉장히 민감한 부분이다. 인증이나 투자 심사를 서둘러 받기 위해, 자신의 제품을 카피한 경쟁사를 제재하기 위해서도 빠르게 지식재산권을 획득할 필요가 있다. 특허청에서는 이런 경우를 대비하기 위해 우선심사제도를 운영하고 있다. 특허와 상표를 우선적으로 획득하는 방법을 알아본다. 

 

출원인이 실시 중임을 입증한 우선심사신청서류 (출처: 정경민)
출원인이 실시 중임을 입증한 우선심사신청서류 (출처: 정경민)

특허의 우선심사

1) 개요

특허법 제61조에 따르면 특허청장은 다음 각 호의 하나에 해당하는 특허출원에 대해서 다른 출원에 우선하여 심사할 수 있다고 규정하고 있다. 제1호는 출원공개 후 특허출원인이 아닌 자가 업으로서 특허출원 된 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우를 규정한다. 제2호는 대통령령으로 정하는 특허출원으로서 긴급하게 처리할 필요가 있다고 인정되는 경우를 규정하고 있다. 제2호의 대통령령은 특허법 시행령 제9조 우선심사의 대상에서 규정하고 있다.

 

2) 일반요건

•우선심사는 출원인 뿐 아니라 제3자도 신청할 수 있다.

•심사청구가 되어야 하며, 심사청구와 동시에 우선심사신청을 할 수도 있다.

•청구범위에 기재된 발명이 우선심사의 대상이다.

•신청인은 특허법 시행규칙 별지 제22호 서식의 우선심사신청서를 작성하고, 필요서류를 첨부하여 전자로 또는 특허청 서울사무소에 제출하면 된다.

 

3) 제1호: 타인이 특허출원 된 발명을 실시 중일 때

출원공개 된 발명을 타인이 실시하고 있는 중이라면 출원인은 우선심사를 요청할 수 있다. 이는 침해 행위로부터 특허출원인을 보호하고, 분쟁을 조기에 잠식시킴으로써 권리관계를 조속히 확정하기 위한 제도이다.

공개된 발명이어야 하며, 발명이 출원 공개되지 않은 경우라면 출원인은 조기공개를 신청할 수 있다. (특허법 제64조 제1항) 본 조항의 적용을 받기 위해 특허출원인은 실시 중인 발명의 구성과 출원 공개된 특허의 청구항을 비교하여 우선심사를 요청할 수 있다.

 

4) 제2호: 시행령에서 정하는 우선심사의 대상

특허법 시행령 제9조에서 정하는 우선심사의 대상은 다음과 같다.

•방위산업분야의 특허출원

•녹색기술과 직접 관련된 특허출원 : 저탄소 녹색성장 기본법에 따라 녹색기술 인증을 받은 특허출원, 녹색전문 기업을 확인을 받은 기업의 특허출원이어야 한다.

•인공지능 또는 사물인터넷 등 4차 산업혁명과 관련된 기술을 활용한 특허출원

•수출촉진에 직접 관련된 특허출원

•국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 특허출원

•벤처기업의 확인을 받은 기업의 특허출원

•기술혁신형 우수기업으로 선정된 기업의 특허출원

•직무발명보상 우수기업으로 선정된 기업의 특허출원

•지식재산 경영인증을 받은 중소기업의 특허출원

•국가의 신기술개발지원사업 또는 품질인증사업의 결과물에 관한 특허출원: 신제품, 신기술 인증 받은 제품 또는 기술에 관한 특허출원이어야 한다.

•조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 특허출원

•특허출원인이 특허출원된 발명을 실시하고 있거나 실시준비중인 특허출원: 출원인이 발명을 직접 실시 중이거나 실시 중임을 입증하여야 한다.

•전자거래와 직접 관련된 특허출원

•특허청장이 외국특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허출원

•지역특화발전특구에 대한 규제특례법 제36조의 8에 따라 규제 특례가 적용된 특화사업과 직접 관련된 특허출원

•우선심사의 신청을 하려는 자가 특허출원된 발명에 관하여 조사 분류기관 중 특허청장이 정하여 고시한 전문기관에 선행기술의 조사를 의뢰한 경우로서 그 조사 결과를 특허청장에게 통지하도록 해당 전문기관에 요청한 특허출원

•65세 이상이거나 건강에 중대한 이상이 있는 사람이 한 특허출원

이 중, 실무적으로는 입증이 간단하고 절차가 용이한 벤처기업인증과 출원인 발명실시가 주로 사용된다. 대상이 애매한 경우에는 전문기관에 선행기술조사 의뢰함으로써 우선심사를 신청할 수 있다.

 

특허출원에 대한 우선심사 특례 적용 특구 지정 현황 (출처: 특허청)
특허출원에 대한 우선심사 특례 적용 특구 지정 현황 (출처: 특허청)

예비심사제도

1) 개요

예비심사는 공식심사 전에 출원인과 심사관이 직접 만나 출원인에게 사전 심사 결과를 제공하고 심사의견을 교환하기 위한 제도이다.

 

2) 효과

예비심사를 통해 출원인은 거절이유를 공식심사 전에 파악하여 대응하고, 심사관은 출원인과 직접 기술 및 심사의견을 교환함으로써 정확한 심사와 조속한 특허 권리화가 가능하다. 특히 출원인과 심사관이 거절이유를 해소할 수 있는 방향에 대해서 협의를 진행하기에 권리화 가능성이 높은 장점이 있다.

 

3) 대상

예비심사의 대상은 우선심사가 결정된 출원 중 고난이도 특허에 해당하는 출원에 해당한다.

 

4) 예비심사절차

예비심사의 프로세스는 아래와 같다.

① 예비심사 신청 – 특허로(patent.go.kr) 사이트에서 예비심사신청

② 예비심사 결정 – 예비심사 신청 후 7일 이내 예비심사 대상으로 결정 또는 반려

③ 면담실시

④ 보정서 제출 – 예비심사 신청일로부터 2개월이 되기 전에 보정서 제출

⑤ 최초 심사결과 통지

 

출처: 특허청(www.kipo.go.kr)
출처: 특허청(www.kipo.go.kr)

상표의 우선심사

1) 개요

상표법 제53조 제2항에 따르면 특허청장은 다음 각호의 하나에 해당하는 상표출원에 대해서 다른 출원에 우선하여 심사할 수 있다고 규정하고 있다. 제1호는 상표출원 이후 출원인이 아닌자가 상표와 동일 유사한 범위에서 사용하고 있는 경우를 규정한다.

제2호는 출원인이 상표를 지정상품의 전부에 사용하고 있는 경우 등 대통령령으로 정하는 상표출원으로서 긴급하게 처리할 필요가 있다고 인정되는 경우를 규정하고 있다. 제2호의 대통령령은 특허법 시행령 제12조 우선심사의 대상에서 규정하고 있다.

 

2) 일반요건

•우선심사는 출원인과 이해관계인이 신청할 수 있다.

•상표출원과 동시 또는 출원 후 심사가 이루어지기 전까지 가능하다. 다만, 심사착수가 임박한 경우라면 우선심사신청이 각하될 수 있다.

•신청인은 특허법 시행규칙 별지 제22호 서식의 우선심사신청서를 작성하고, 필요서류를 첨부하여 전자로 또는 특허청 서울사무소에 제출하면 된다.

 

3) 제1호

출원 후 출원인이 아닌 자가 출원된 상표와 동일 유사한 상표를 동일 유사한 상품에 정당한 사유 없이 업으로서 사용하는 경우라면 출원인은 우선심사를 요청할 수 있다. 이는 상표의 침해 행위로부터 상표출원인을 보호하고, 분쟁을 조기에 잠식시킴으로써 권리관계를 조속히 확정하고자 하기 위한 제도이다. 상표는 공개행위가 없으므로 특허와 달리 조기공개신청 등이 필요하지 않다.

 

4) 제2호

상표법 시행령 제12조에서 정하는 우선심사의 대상은 다음과 같다.

•상표의 출원인이 지정상품 전부에 대하여 사용하고 있거나 사용할 준비를 하고 있는 경우: 상표가 표시된 상품, 광고, 팜플렛, 동영상, 사이트를 통해 상표 사용 중임을 입증하여야 한다.

•상표출원인이 해당 상표와 관련하여 다른 상표출원인으로부터 서면 경고를 받은 경우: 내용증명서 등 경고를 받았음을 입증할 수 있는 서류를 제출하여야 한다.

•상표출원인이 그 상표출원과 관련하여 서면경고를 한 경우: 내용증명서 등 경고하였음을 입증할 수 있는 서류를 제출하여야 한다.

•마드리드 의정서에 따른 국제출원의 기초가 되는 상표출원

•조달사업에 관한 법률 제9조의2 제1항 제2호에 따른 중소기업자가 공동으로 설립한 법인이 출원한 단체표장인 경우

•조약에 따른 우선권 주장의 기초가 되는 상표등록출원을 한 경우로서 외국 특허기관에서 우선권 주장을 수반한 출원에 관한 절차가 진행 중인 경우

•존속기간 만료로 소멸한 등록상표의 상표권자가 상표출원을 한 경우로서 그 표정과 지정상품이 존속기간 만료로 소멸한 등록상표의 표장 및 지정상품과 전부 동일한 경우: 소멸된 등록상표의 등록원부를 제공하거나 등록번호를 기재하면 된다.

실무상 상표 출원인이 상표를 사용 중일 때 이를 입증하며 우선심사를 신청하는 경우가 많다. 

 

스타트업4, STARTUP4


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.