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제2의 배달의민족을 꿈꾸며 ① [정경민의 특허전략]
제2의 배달의민족을 꿈꾸며 ① [정경민의 특허전략]
  • 정경민 변리사
  • 승인 2020.02.17 09:38
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출처: 게티이미지뱅크
출처: 게티이미지뱅크

새로운 아이디어로 창업한 뒤 따라오는 불안감이 있다. 내 아이디어를 누가 똑같이 따라 하면 어떡하지? 불안감으로 인해 먼저 찾게 되는 것이 변리사다. 하지만 변리사를 찾기도 전, 자신의 사업아이템이 그닥 향상된 기술이 아닌 것처럼 보여 용기를 내지 못하는 경우도 많다. 

배달의민족, 에어비앤비, 우버와 같이 성공한 플랫폼들의 경우 겉에서 보기에는 소비자와 공급자를 이어주는 단순한 역할을 함에도 꽤 많은 특허를 보유하고 있다는 사실은 잘 알지 못한다. 남들과 같은 아이템을 남들과 조금 다른 방법으로 판매할 뿐인데 이를 특허로 보호할 수 있을까? BM특허에 관해 살펴보자.

 

BM발명의 정의

BM발명이란 영업방법 등 사업아이디어를 컴퓨터, 인터넷 등의 정보통신기술을 이용해 구현한 새로운 비즈니스 시스템 또는 방법을 의미한다. 여기에서 BM은 비즈니스 모델(Business Model)이라기보다 비즈니스 방법(Business Method)을 의미한다. 

전통적인 BM은 오프라인에서 인간의 행동으로 수행되는 것이었지만 인터넷의 급속한 발달로 인해 온라인상 수행되는 다양한 BM이 출현했고, 이를 기술로 보호할 필요가 있다고 인정돼 미국에서는 1990년대부터 한국에서는 2000년대부터 BM을 특허로 인정하기 시작했다. 주의할 점은 사업모델이 아니라 사업이 영위되는 구체적인 방법에 관한 것이어야 하고, 이 방법이 컴퓨터, 인터넷 등을 통해 구현돼야 하는 것을 의미한다. 

 

BM발명이 특허가 되기 위해서

BM발명의 성립성 

특허법원 2007.06.27선고 2006허8910 판결에서 이러한 BM발명의 성립성에 관해 판시한 바 있다. 판례는 “BM발명에 해당하기 위해서는 컴퓨터 상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되고 있어야 하며, 청구항이 사람의 정신활동 등을 이용한 것이거나 컴퓨터나 인터넷의 범용적인 기능을 이용하는 것이어서는 안 된다”고 했다. 즉, BM을 이루는 구체적인 방법들이 인터넷, 컴퓨터상에서 수행되며 사람의 판단과정이 들어가서는 안 된다고 판시한 것이다.

예컨대 사용자가 모니터를 들여다보며 거래조건이 사용자의 마음에 드는 경우 거래를 승인하는 구성이 청구항에 들어가서는 안 되고, 컴퓨터가 조건에 따라 거래를 승인하되 사용자의 최종 확인을 구하는 단계가 포함되는 식으로 청구항이 작성돼야 한다.

 

신규성 및 진보성 판단

BM발명이라 하더라도 신규성과 진보성 판단에 있어 다른 발명들의 판단 과정과 크게 다른 것은 아니다. 공지된 발명들과 구성요소, 그리고 기존의 발명들에 대비해 구성의 차별성, 목적의 특이성, 효과의 현저성이 인정되면 신규성과 진보성을 인정받을 수 있다. 

다만, BM발명의 경우 영업방법을 새로운 기술로 구현해야 진보성을 인정받을 수 있다. 이미 누구나 알고 있는 영업방법이라면 이를 컴퓨터나 인터넷으로 옮겨 놓은 것만으로는 특허를 인정해주지 않는다. 그렇기 때문에 영업방법이 새로운 기술로 구현되지 않는 이상 BM발명은 신규성과 진보성을 인정받기 어려운 편이다. 

BM특허와 권리범위

특허의 권리범위는 청구항으로부터 나온다. 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의해 정해진다(특허법 제97조). 이를 구성요소완비의 법칙(All Element Rule, 이하 AER)이라고 한다. AER에 따르면 청구범위에 기재된 구성요소 중 하나라도 생략하거나 치환해 실시하면 특허 침해에서 벗어날 수 있게 된다.

BM발명도 특허등록이 된 이후라면 권리범위는 동일하게 결정된다. 특허는 청구항의 모든 구성요소가 침해자에 의해 실시돼야 하지만, BM발명은 여러 장치의 결합인 시스템으로 구현되는 경우가 많아 이를 입증하기 곤란한 때가 있다. 

소비자단말, 공급자단말, 그리고 중개자단말(서버)을 모두 포함하는 시스템으로 특허를 받은 경우 소비자 측, 공급자 측 그리고 중개자 측을 모두 침해자가 실시하지 않는 이상 특허침해가 되기 어렵다. 방법청구항의 경우에도 청구항에 기재돼 있는 모든 구성요소를 침해자가 실시해야 침해가 되지만 그 중 일부를 침해자가 회피해 실시한다면 특허 침해가 되기 어렵다. 

따라서 BM특허는 힘든 등록요건을 거쳐 등록되더라도 유명무실하게 되는 경우가 제법 많은 편이다. 이에 BM특허는 마케팅, 투자, 대출 또는 현물출자 등 법인 자산 증자용으로 등록하는 건수가 늘어나고 있는 실정이다. 

하지만 모든 경우가 그런 것은 아니다. 특허 등록에 앞서 목표를 잘 확인하고, 그에 맞춰 권리범위를 적절히 설정하고 진행할 필요가 있다. 이때, 특허를 작성하는 변리사와의 소통이 중요하다. 이어지는 ②편에서는 다양한 플랫폼들과 그들이 가지고 있는 특허의 내용을 살펴보도록 하겠다.

 

②편에서 계속

 



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