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바이오 스타트업, 특허가 경쟁력이다
바이오 스타트업, 특허가 경쟁력이다
최적의 비용으로 최대 효과 창출하는
특허 확보·관리 전략
  • 이미현 변리사
  • 승인 2020.05.08 11:19
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창업 당시 핵심 기술에 대한 특허가 충분히 확보됐는지를 먼저 점검하는 것이 중요하다. (출처: 게티이미지뱅크)

바이오 기술을 기반으로 사업을 시작한 바이오 스타트업에게 특허는 기업 가치 전부를 의미할 수 있다. 제품 판매로 수익이 나기까지 장기간이 소요되는 바이오 기술이 그 가치를 보여줄 수 있는 것은 특허이기 때문이다. 하지만 특허 거리가 된다고 모든 기술을 특허화할 수는 없다. 특허는 자산이기도 하지만 보유하고 있는 것만으로도 활용 여부와 상관없이 비용을 계속 발생시키기 때문이다. 그런 만큼 특허를 확보하고자 하는 방향성을 찾고 보유 전략을 잘 세우는 것이 중요하다. 또한, 특허의 확보만큼 관리를 잘하는 것 역시 중요하다. 확보해놓은 특허를 어떻게 관리하느냐에 따라 특허의 가치가 달라질 수 있다.

 


창업 초기에 확보해야 하는 특허 포트폴리오


바이오 스타트업이 창업 초기에 확보해야 하는 특허가 무엇인지를 고민해보면, 창업 당시 핵심 기술에 대한 특허가 충분히 확보됐는지를 먼저 점검하는 것이 중요하다. 만약 백신 개발에 대한 핵심 기술을 가진 기업이 백신 개발과 관련성이 있는 특허는 1~2개뿐이고, 건강식품 조성물에 관한 특허를 더 많이 가지고 있다면, 그 기업의 특허 포트폴리오는 기업의 가치에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을까? 그렇지 않다. 여기서 보유 특허 건수보다는 기업의 기술력을 보여줄 수 있는 특허의 보유 여부가 중요하다는 것을 알 수 있다.

예를 들어, 백신 개발을 하는 기업이 특정 질병에 대한 백신 유전자 특허, 백신 제조 방법 특허, 백신의 안정성 향상 방법 특허 등을 보유하는 것과 같이 백신 유전자 자체에 관한 특허뿐 아니라 백신 개발의 기반 기술 특허까지 두루 갖췄다면, 투자자나 기업의 가치 평가를 하는 이들에게 우수한 기술력을 가진 기업이라는 이미지를 심어 줄 수 있을 것이다.

특허 포트폴리오를 점검하는 방법은 막연하게 느껴질 수 있지만, 성공한 바이오 기업의 창업 초기 특허 포트폴리오를 참고할 수도 있고, 동일 기술 분야에서 이미 활동하고 있는 국내 바이오 기업을 벤치마킹할 수도 있다. 국내 특허 검색 사이트인 키프리스에서 출원인 필드에 관심 있는 기업명을 검색어로 넣고 특허 리스트를 확인해보면 어떠한 특허를 보완하는 것이 좋을지에 대한 정보를 얻을 수 있다.

 


기술특례 상장제도의 기술평가 기준


많은 바이오 기업들이 혜택을 얻고 있는 기술특 례 상장제도의 기술평가 기준을 참고하면 창업 초 기와 기업의 발전 과정에서 확보해나가야 할 특허 에 대한 정보를 얻을 수 있다. 기술성을 평가해 기술 력이 있고 성장 가능성이 높으면 상장 기회를 주는 것이 기술특례 상장제도이므로, 기술성 평가 시, 일 정 등급 이상을 받아야만 상장 적격성 평가를 통과 할 수 있다. 기술특례 상장의 기술성 평가 시 심사항 목은 한국거래소의 연구개발기업 전문 평가제도 운 영지침에 표와 같이 명시돼 있다.

기술특례 상장의 기술성 평가항목 중 기술 자체 에 대한 것만을 살펴본다면 기술의 완성도, 주력기 술의 차별성, 기술제품의 상용화 경쟁력, 부가가치 창출 능력 등의 평가사항을 확인할 수 있다. 이를 토 대로 기술이 얼마나 완성도 있고 차별성 있는 기술 인지, 기술제품을 상용화하기 위해 어떤 역량을 보 유하고 있는지, 기술로부터 부가가치를 얼마나 창출 할 수 있는지 등이 기술에 관한 주요 평가사항이 될 수 있다.

따라서 창업의 기반이 된 기술 특허와 더불어 보 유 기술의 차별성을 보여줄 수 있는 특허, 기술의 상 용화 과정에 적용될 수 있는 생산방법 특허나, 생산 효율성 향상을 위한 배지 등의 주변 설비에 관한 특 허, 부가가치를 창출할 수 있는 용도 특허나 이용 방 법 특허 등을 보유하는 것도 기술성 평가에 도움을 줄 수 있다. 그렇기 때문에 창업 초기부터 주력 기 술 특허와 더불어 기업의 기반 기술에 관한 특허를 확보하는 것에도 관심을 가지는 것이 바람직하다.

 


우선권 주장 제도를 충분히 활용하자


우선권 주장 제도는 최초의 특허출원을 하고 1년 이내에 해외출원을 하거나, 데이터 보완 등을 하면서 선출원된 내용 을 주장하면, 신규성과 진보성을 판단할 때 선출원일을 판단 기준일로 간주하는 제도다. 바이오 분야의 특허는 발명의 속 성상 다른 기술 분야에 비해 우선권 제도를 잘 활용하는 전략 을 구사하는 것이 바람직하다.

 

실험 데이터의 보완 시 활용

바이오 분야에서 발명의 효과를 일차적으로 확인한 시점 에 실험 데이터가 모두 준비되지 않았을 수 있다. 세포 수준에 서 확인한 결과를 토대로 발명의 효과를 충분히 예상할 수 있 어서 특허출원을 하고자 해도 등록받을 수 있을 만큼 충분한 데이터가 준비된 것이 아니라면, 데이터가 준비될 때까지 기 다려야 하는 것이 원칙이다. 하지만 그러는 사이 경쟁자가 먼 저 동일한 내용을 특허 출원할 수도 있기 때문에 출원은 가능 한 한 서둘러야 한다.

이러한 경우, 우선권 주장 제도를 이용할 수 있다. 세포 수 준에서의 데이터를 확보한 상태에서 먼저 특허출원을 하고, 우선권 주장 기한인 1년 이내에 동물실험 데이터를 준비해 우선권 주장 출원을 하는 것이다. 그렇게 하면, 신규성, 진보 성을 먼저 출원한 날짜로 소급해 판단 받으면서 동물 실험 데 이터까지 완비한 특허를 출원할 수 있다.

 

해외 출원

실험 데이터를 보완해 국내 우선권 주장 출원을 하면서 보 완된 내용으로 해외출원을 진행할 수 있다. 바이오 기술 분야 의 사업성은 원출원일로부터 1년 이내에 판단하기 어려우므 로 가능하면 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty·이하 PCT) 출원을 해 해외 출원에 관한 권리를 확보해놓는 방향으 로 출원을 진행하는 것이 바람직하다. 그렇게 하고 나서 원출 원일(우선일)로부터 30개월이 되기 전까지 해당 특허의 사업 성을 고민해 어느 국가에 개별 출원할지 결정해서 해외 특허 에 관한 권리를 확보하는 식으로 진행할 수 있다.

 

실질적인 존속기간 연장의 효과

특허를 빨리 출원해야 하는 이유는 다른 이들이 공개한 문헌에 의해 신규성을 상실하지 않고, 진보성 판단에서 불리해지지 않기 위해서다. 그런데 바이오 분야의 특허는 사업화에 오랜 시간이 걸리기 때문에 특허가 만료되는 시점(출원일로부터 20년)에는 한창 수익이 발생하고 있는 경우가 많다.

존속기간 만료일을 생각하면 특허는 가능하면 늦게 출원하는 것이 좋은 면도 있다. 하지만 누군가가 먼저 동일 내용을 특허 출원하거나 발명 내용의 신규성이 상실되는 일을 막기 위해서는 가능한 한 빨리 출원해야 한다.

이러한 문제점들을 고려하면, 신규성을 상실하지 않으면서 특허 존속기간을 최대한 늦추기 위해 우선권 주장 출원을 필수적으로 하는 것이 좋다. 신규성과 진보성 판단은 우선일을 기준으로 하지만, 존속기간은 출원일(우선권 주장을 하면서 출원한 날)을 기준으로 계산하기 때문이다. 따라서 먼저 출원하고 1년이 되는 시점에 우선권 주장 출원을 하면 신규성과 진보성 판단에서는 불리하지 않으면서 존속기간 면에서는 1년 동안 이익을 볼 수 있는 것이다.

세포 수준에서 확인한 결과를 토대로 발명의 효과를 충분히 예상할 수 있어서 특허출원을 하고자 해도 등록받을 수 있을 만큼 충분한 데이터가 준비된 것이 아니라면, 데이터가 준비될 때까지 기다려야 한다. (출처 게티이미지뱅크)
세포 수준에서 확인한 결과를 토대로 발명의 효과를 충분히 예상할 수 있어서 특허출원을 하고자 해도 등록받을 수 있을 만큼 충분한 데이터가 준비된 것이 아니라면, 데이터가 준비될 때까지 기다려야 한다. (출처: 게티이미지뱅크)

특허 관리는 확보만큼 중요하다


해외 특허 출원 전략 수립의 중요성

특허를 출원하고 나서 후속 조치로 해외 특허출원을 하려고 한다면 어느 나라에 출원할 것인지 정해야 한다. 바이오 기술은 글로벌 수준의 개발 가능성이 있는 기술이어야 가치를 인정받기 때문에 주요 개발 기술에 대한 해외 특허 확보가 중요하다.

해외 특허는 전략적으로 확보해야 하는데, 이를 어떻게 확보했느냐에 따라 특허 기술의 가치가 달라질 수 있기 때문이다. 그렇지만 해외 특허의 확보는 곧 비용 발생과 직결된다는 것을 알고 있어야 한다.

그리고 그 비용의 규모가 생각보다 크다는 것도 알아야 한다. 그러므로 기업 내의 특허 관리자와 외부의 특허 전문가가 팀을 이뤄 최적의 비용으로 최대의 특허 가치를 얻어낼 수 있도록 꼼꼼한 전략을 짜는 것이 중요하다.

하지만 최적의 비용으로 최대의 효과를 낼 수 있는 해외 특허 확보 전략을 세우는 것은 매우 어렵다. 바이오 기술은 제품화까지 상당한 시간이 필요하고, 허가와 임상의 단계를 거칠 때마다 기술의 가치가 상승하기 때문에 수익 창출 가능성과 특허의 가치 수준을 판단하기까지 오랜 시간이 필요하기 때문이다.

특허의 본래 목적이 기술을 독점적으로 사용해 사업을 함으로써 수익을 얻기 위한 것인데, 어느 나라에서 사업을 하게 될지, 몇 개의 국가에서 사업을 하게 될지 모르는 상황에서 한 국가에 출원하는 것만으로도 천만 원 가까운 비용이 소요되는 해외 특허출원을 결정하는 것은 어려울 수밖에 없다.

그렇기 때문에 몇 개의 나라에 출원할지, 어느 나라에 출원할지에 대한 것은 최대한 결정을 미루는 것이 좋다. 이를 위해 활용할 수 있는 제도가 PCT 출원제도다. 국내 출원일(우선일)부터 해외 출원 우선권 주장 기한인 1년이 지나기 전에 PCT 출원을 해두면, PCT 협약에 가입한 140여 개국에 전부 특허 출원한 효과를 얻을 수 있고, 이 효과는 우선일로부터 30개월가량 유지된다.

PCT 출원에는 300만 원가량의 비용이 소요되지만 이를 통해 국내 출원일로부터 1년이 지나기 전에 미국, 일본, 중국, 유럽 등의 국가별 해외 특허출원을 했다가 특허 기술 자체의 결함 또는 시장 상황의 변화 등으로 더이상 특허가 필요하지 않게 돼 이미 지출한 비용을 고스란히 버려야 하는 손해를 어느 정도 방지할 수 있다.

 

기한 관리의 중요성

특허는 일단 출원하게 되면 기한과의 전쟁이다. 기한을 하나라도 놓치면 특허 자체가 소멸할 수도 있기 때문이다. 이처럼 중요한 특허의 기한 관리를 대리인 특허 사무소에만 맡겨두는 것은 매우 위험한 일이다.

아무리 일 잘하는 특허사무소라도 인력의 이동으로 인해 업무 공백이 생기면서 실수가 일어날 수 있고, 담당자의 단순한 누락으로 치명적인 결과를 가져올 수도 있기 때문에 기업 내부에도 기한 관리를 위한 시스템과 인력이 배치돼 있어야 한다. 수십억 원이 될 수도 있고, 어쩌면 수백억 원이 될 수도 있는 자산을 남에게만 맡기고 안심할 수 있을까.

해외 특허출원 기한을 특허사무소의 담당자 실수로 누락해 놓치고 나면, 아무리 가치 있는 특허라 하더라도 해외 특허출원을 할 기회를 영영 잃어버릴 수도 있다. 특허사무소에 책임을 묻는다고 하더라도, 그 특허는 더이상 국제적으로 가치 있는 특허로 내세울 수 없게 되고 이로 인한 특허의 가치하락은 생각보다 클 수 있다.

또한, 특허청의 심사과정에서 거절 이유 통지에 대한 대응으로 의견서를 제출해야 하는 기한이 주어지는데, 기한 연장 등의 조치 없이 기한을 넘겨버린다면 특허 포기로 간주되므로, 아무리 가치 있는 특허도 다시 주워담을 수 없게 된다.

기한 관리를 특허사무소에만 맡기고 있는 것은 매우 위험하다. 만약 기한 관리에서 중대한 사고가 발생한다면 특허사무소의 탓만 하고 있기에는 그 손해가 상당히 클 수 있다. 특허사무소 측이 책임을 진다고 해도 이미 소멸된 특허를 되살릴 수는 없다.

그러므로 기업 내부에서도 기한관리가 가능한 시스템을 가지고 있으면서 내부 담당자가 기한을 관리하고, 대리인인 특허사무소에서 해주는 기한 관리와 크로스체크 되도록 하는 것이 바람직하다

특허 확보에 대한 방향성을 찾고 보유 전략을 잘 세우는 것이 중요하다.

 


이미현 변리사

이미현 변리사

아모레퍼시픽 지적재산팀 변리사, 특허법인 이지 화학바이오팀 팀장,㈜카엘젬백스 IP 팀 팀장, 삼성서울병원 연구전략실 변리사로 근무했다.


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