동부그룹은 DB로, ING생명은 오렌지라이프로, 거리에서 흔히 볼 수 있었던 아딸떡볶이는 감탄떡볶이로 이름이 변경되었다. 원할머니보쌈, 본죽, 파리바게뜨 오너들은 상표권을 통해 부당이득을 취한다고 기소되었다. JEEP, 호치키스, 타이레놀, 포스트잇은 등록상표였음에도 상품의 대명사가 되어버려 누구나 사용할 수 있는 상표가 될 뻔했다. 서로 연관이 없는 일로 보이지만 모두 상표권의 관리와 관련된 문제다.

상표와 상호의 차이

사업을 하시는 분들은 종종 사업자등록을 했다느니 상호를 등기했다는 이유로 상표등록을 소홀히 하기 십상이다. 실제로 사업자등록상의 상호가 배타적인 권리가 있을 것이라고 오인하고, 사업자 등록이 되었는데 상표권 등록을 왜 해야 하는지에 대해서 잘 알지 못하는 경우가 많다. 하지만, 상호와 상표는 엄밀히 차이가 있다.

상표란 자신의 상품을 타인의 상품과 구별하기 위한 기호, 문자, 도형 등을 포함하는 표지다. 상표는 특허청에 상표권으로 등록이 되어야만 권리가 발생한다. 등록상표권의 경우, 등록권자만이 등록상표를 지정상품에 사용할 수 있게 된다.

상호란 개인사업자 또는 법인사업자의 명칭을 말한다. 상인이 영업 활동을 할 때에 자기를 표시하기 위해 쓰는 이름이다. 상호에는 어떠한 배타적인 권리가 주어지지 않는다.

상표는 상호보다 포괄적인 의미가 있다. 예를 들면, 주식회사 삼성전자는 삼성전자의 상호이다. 삼성전자는 삼성을 상표권으로서 보호할 뿐 아니라, 갤럭시와 같이 판매하는 제품 브랜드를 상표권으로 보호하고 있다.

상호는 상법상 등기를 함으로써 일정한 보호를 받을 수 있다. 동일 지역 내 같은 상호를 등기할 수 없으며, 동일한 서울특별시·광역시·시·군에서 같은 종류의 영업으로 타인이 등기한 상호를 사용하는 자는 부정한 목적으로 사용하는 것으로 추정되기 때문에 부정한 목적을 입증하지 않더라도 부정경쟁방지법상 손해배상 청구가 가능하다. 나아가, 상호의 부정사용으로 인하여 손해를 받을 염려가 있음을 입증하지 않아도 당연히 상호 사용 폐지를 청구할 수 있다.

상호 등기는 인터넷 등기소에서 확인할 수 있다. 유사 지역구를 넘어서 인터넷 상에서 이러한 침해가 일어나는 경우, 상호가 유사한 것이 아니라 유사한 브랜드/제품명을 사용한 경우라면 보호받기 어렵다. 또한, 민사상 손해배상 청구 등의 채권적인 권리행사만 가능하여, 실질적인 압박이 되지 않는다. 상표권을 침해한 경우 형사상 침해죄에 해당하며, 상표권 침해금지 가처분 신청 등 물권적인 권리를 실행할 수 있으며 그 범위 또한 전국적인 범위에 해당하고, 상호가 아니라 브랜드/제품명의 경우라도 상표로서 사용된 경우라면 권리를 행사할 수 있어 강력하다.

타인의 상표권은 특허정보넷에서 검색해볼 수 있다. 다만, 유사범위까지 검색해야 하므로 꼼꼼하게 검색할 필요가 있다.

상호는 법인 등의 명칭으로 당연히 법인에 귀속된다. 하지만, 상표의 경우 법인에 귀속될 수도 있고, 선택에 따라 대표 등 개인에게 귀속시킬 수도 있다. 상표권의 귀속주체가 누가 되느냐에 관한 문제이다. 개인사업자의 경우 당연히 개인에게 귀속되므로 여지가 없지만, 공동창업자의 경우 마찬가지로 공동창업자 중 누가 상표권자가 되는지 문제가 발생할 수 있다.

상표권 귀속주체

법인 vs 개인

상표권을 받으려고 하는 분들 중 많이 물어보는 내용 중 법인으로 상표를 받아야 하는지 아니면 대표명으로 상표를 받아야 하는지 여부이다. 정답은 없다. 하지만 법인으로 이미 해당 상표를 이용해서 사업을 영위하는 중이었으면 법인 이름으로 상표를 출원하여야 한다. 해당 상표가 이미 수요자들에게 널리 알려진 경우라면 상표법 제34조 제1항 제9호, 제11호 내지 제13호(소비자들에게 이미 저명하거나 알려진 상표에 따른 거절 이유)의 적용을 받아 거절되거나 등록되더라도 무효될 수 있다. 또한 법인이 사업을 준비 중인 것을 알면서 대표가 상표를 선점한 경우라면 상표법 제34조 제1항 제20호(상표사용자와 계약상 소정의 관계에 있는 자가 부정한 목적을 가지고 상표출원을 한 경우에 따른 거절 이유)의 적용을 받을 여지도 있다.

대표 개인이 상표권을 갖게 되는 것은 차후 법인에 강력한 영향력을 행사할 수 있게 된다. 대표는 법인으로부터 상표사용료를 받을 수 있다. 나아가, 법인 매각 등 절차를 취할 때 상표권에 대해서는 별도의 계약을 맺을 수도 있다. 대표자 개인이 법인의 실질적인 주인에 해당하는 경우 굳이 법인 이름으로 상표권을 받지 않고 대표자 이름으로 상표권을 받는 것도 방법이다.

한때, 원할머니보쌈, 본죽, SPC그룹의 오너들이 검찰에 기소되면서 이러한 상표등록이 문제가 있는 것은 아닌지 불안감이 조성되었었다. 검찰은 프랜차이즈 상표권을 오너들 이름으로 등록받아 두고 사용료를 과다 청구하였다는 이유로 배임, 부당이득 등을 혐의를 근거로 오너들을 기소한 바 있다. 하지만, 2018년 10월 26일 법원에서는 “가맹 사업 안전을 위해 김 대표 등이 상표를 등록하고 사용료를 지급하는 게 경영상 합리적인 판단이었다고 볼 수 있다”라고 하며 거의 모든 혐의를 무죄로 보았다.

법인 명의로 상표를 등록받는 것이 상표 관리에 용이한 경우가 있다. 상표 침해를 이유로 소송을 할 때도 대표 개인에 상표권이 되어 있다면 그 손해액은 상표사용료에 준하는 정도에 그칠 것이다. 외국계 바이어의 경우 대표 이름으로 상표권이 귀속되어 있는 경우 이에 대해서 명확한 사용권 계약서 등을 요구하는 경우도 있다.

이는 경영전략, 상표 출원 시기, 지배구조 등에 따라 합리적으로 결정된 사안이다.

공동창업의 경우

공동창업자의 경우, 공동으로 상표권을 등록받을 수 있다. 하지만 공동으로 상표권을 갖게 되면 공동창업자 중 일인이 이를 마음대로 쓰는 것을 막을 수 없다는 문제가 있다. 공동창업자 간의 지분에 따라 상표권 관련한 사용, 이전, 매매, 처분 등에 대해서 면밀한 계약을 해둬야 할 필요가 있다.

여러 회사가 공동으로 상표권을 갖는 경우 예상하지 못한 문제가 발생할 수 있다. 계열사 간 공동 상표권으로 상표를 관리했던 동부그룹의 경우이다

계열사의 경우

보통 여러 계열사를 갖는 대기업의 경우 지주회사를 설립하여 지식재산권을 관리하게 하고, 계열사는 지주회사와 사용권 계약을 맺는 것이 일반적이다. LG, SK, 롯데, 최근에는 현대그룹까지 이러한 지주회사를 통해 지식재산권을 관리해왔다.

예외로 삼성의 경우 별도의 지주회사를 두지 않고 각 계열사가 특허권을 별도로 소유한다. 상표권의 경우 계열사 중 가장 중요한 역할을 하는 삼성전자와 삼성물산의 공동소유로 한다.

동부그룹의 경우 ‘동부’라는 상표권을 동부증권, 동부저축은행, 동부건설, 동부생명보험의 4개 계열사가 공동 관리하는 형식을 취하고 있었다. 하지만, 구조조정 과정에서 동부건설이 법정관리를 거치며 동부그룹을 떠나게 되어 문제가 되었다. 동부증권, 동부저축은행 및 동부생명보험은 상표를 자유롭게 사용할 수 있었지만 나머지 계열사들은 매각된 동부건설에 상표사용료를 지급해야 했기 때문이다.

결국 동부그룹은 DB라는 새로운 상표로 그룹명을 변경할 수밖에 없었고, 아직까지도 변경된 브랜드를 각인시키기 위해 노력하고 있다.

타인에게 상표권을 이전해두지 말 것

아딸떡볶이는 ㈜오투스페이스의 프랜차이즈 떡볶이 업체이다. 아딸은 아버지와 딸의 줄임말로서 아버지가 만든 튀김, 딸이 만든 떡볶이라는 의미를 담고 있다. ㈜오투스페이스의 창업자와 딸의 관계에서 유래된 브랜드이다. 벌써 2년 정도는 지난 이야기지만 1,000개가 넘던 아딸떡볶이 가맹점들은 감탄떡볶이로 간판을 변경해야만 했다. 긴 이야기를 줄여서 설명하면, 아딸떡볶이의 상표권이 창업자의 전부인 명의로 되어 있었는데 창업자와 이혼하게 되면서 가맹점들을 대상으로 상표권 침해금지를 요청하게 되었기 때문이다. ㈜오투스페이스는 이를 막기 위해 상표 무효소송을 진행하였으나 패소하면서 전국의 아딸떡볶이는 감탄떡볶이로 바뀔 수밖에 없었다. 본사는 가맹점들에게 간판 변경 비용을 지원하고, 변경된 브랜드를 다시 홍보하기 위해 막대한 비용을 사용할 수밖에 없었다.

상표와 보통명칭화

상표의 보통명칭화란

보통명칭이란 상표법 제33조 제1항 제1호에 규정되어 있다. 지정상품의 보통명칭은 상표권으로 등록받을 수 없다는 내용이다. 보통명칭이란 상품 거래 시장에서 거래자와 일반 소비자에게 상품의 일반명칭으로 인식, 사용되는 것을 말한다. 예를 들어 사과는 사람들이 잘 아는 과일의 한 종류로서 상품의 보통명칭에 해당한다. 따라서, ‘사과’라는 상표를 지정상품을 사과로 하는 경우 상표권으로서 보호받을 수 없다. 사과를 파는 사람들은 사과라는 명칭을 당연히 자유롭게 사용할 수 있어야 하기 때문이다. 힘들게 만든 브랜드임에도 불과하고 사과와 같이 사용되는 단어들이 있다. 타이레놀, 호치키스, 지프(Jeep), 불닭, 아스피린, 스카치테이프 등이 그러하다. 이를 상표의 보통명칭화라고 한다.

보통명칭화를 막기 위한 방안

상표의 보통명칭화를 방지하기 위해서는 상표를 사용할 때, 사용 중인 상표는 등록상표 또는 상표로서 사용된다는 표기(ex: Reg, Ⓡ, TM)를 함께 부기하는 것이 좋다. 나아가, 상표를 상품명과 병기하여 사용(ex: 삼성 노트북)한다면 상품의 보통명칭으로 불리는 것이 지연될 수 있다.

나아가 제삼자의 무단사용에 대한 철저한 모니터링 및 권리행사를 통해서도 보통명칭화를 막을 수 있다.

게오드란트라고 하는 강아지용 청결제 상표를 최근에 등록받아 준 적 있다. 소비자들은 강아지용 청결제다 보니 ‘개오드란트’로 오인해서 사용하곤 했고, 실제로 개오드란트라는 상표를 사용한 제품들이 불거져 나오기 시작했다. 나아가, 강아지용 샴푸 등에 개오드란트 상표를 출원하기에 이르렀다. 상표권자는 이를 좌시하지 않고 출원상표에 정보제공, 경고장 송부, 오픈마켓에 신고 등 적극적으로 대응하였고, 자신의 게오드란트 라는 상표를 보통명칭화. 상표 희석화 및 탈취 행위로부터 지켜낼 수 있었다.

간혹 상표권 침해를 발견하고도 시간적, 금전적 여유가 없어 당장 대응하기 힘들어서 나중에 대응하는 경우가 있다.

‘불닭’의 경우 홍초불닭이 세상에 널리 퍼지기 전에 선등록된 상표였다. 어떤 사정으로 홍초불닭에 대해서 경고하지 않았는지는 모르겠으나, 홍초불닭 및 기타 유사한 불닭 집들이 줄을 이어서 장사를 시작한 한참 뒤에야 권리행사를 하였다. 초기에는 권리행사에 성공하는 듯 보였으나 결과적으로 특허법원에서는 식별력을 상실하였다 하여 ‘불닭’의 권리범위를 부정하였다(특허법원 2008. 4. 24. 선고 2007허8047). 물론 이미 홍초불닭 측은 브랜드를 레드스테이션으로 변경한 뒤였고, 2천여 개에 달하던 가맹점은 이제 몇 개 남지 않은 것으로 보인다. 양측의 소송비용과 시간만 날리게 된 셈이다.

불닭 상표권자가 진작에 상표권을 행사하였다면 자신의 브랜드를 지킬 수 있었을 것이다.

침해행위를 발견한 경우

등록상표권자가 타인의 침해행위를 발견한 경우, 우선 침해가 맞는지 확인해야 한다. 침해자가 유사한 상표를 출원하지는 않았는지 검토해볼 필요도 있다. 자신의 출원일과 상대방의 상표 침해 시작 시기를 비교해보는 것 또한 중요하다. 유사하다고 판단이 들었으면 상표 사용을 중지해달라는 내용증명을 보내면 된다. 등록상표와 사용 상표가 서로 전혀 유사하지 않거나 상대방이 사용을 먼저 시작하였으며 저명도가 어느 정도 갖춰져 있는 경우라면 침해에 해당하지 않을 수 있다. 간혹 상대방의 침해행위에 대해 너무 화가 난 나머지 거래처에 연락을 하는 등 영업을 심하게 방해하는 행위를 하는 경우가 있다. 이는 영업방해죄에 해당하며 민사상 손해배상 청구가 될 수도 있음을 유의하여야 한다. 마찬가지로 경고장에 답변서를 통해 침해가 아니라는 정당한 답변을 하였음에도 수차례 내용증명을 보내거나 전화를 하는 경우라면 업무방해죄에 해당할 수 있으므로 내용은 간결하게 원하는 바를 기재하면 된다.

내용증명을 통해 해결되지 않는 경우 권리범위 확인심판제도를 이용할 수 있다. 상대방의 상표사용이 내 등록상표권의 권리범위에 속한다는 심결을 받아낼 수 있고, 심결을 통해 민형사상 유리한 고지에 올라서게 된다. 보통 권리범위에 속한다는 심결만으로도 상대방은 큰 압박을 받으며 침해를 중단하게 된다.

마지막으로는, 형사상 고발 또는 침해금지 가처분 신청을 할 수도 있다. 권리범위 확인심판의 심결이 있다면 복잡한 절차는 많이 생략되며, 변호사의 도움 없이도 혼자서 진행할 수도 있다. 심판을 통하지 않았다면 침해죄에 해당하고, 처분의 필요성이 있다는 사실을 입증하여 민형사상 조치를 취할 수 있다. 상표의 손해액을 산정하는 것은 상대방으로 인해 매출이 감소하였음을 입증하여야 한다. 이를 입증하기 어려운 경우 상대방 매출액의 약 5퍼센트 정도에 해당하는 상표사용료를 손해액으로 할 수 있다.