삼성, LG, 파리바게트, 나이키, 유니클로, 네이버 등 주위를 둘러보면 우리는 상표들로 가득 둘러 싸여 살아가고 있다. 상표는 기업, 제품, 서비스업의 출처를 나타내주며, 소비자들은 “XX사의 상표가 붙어있으면 최고의 품질을 갖고 있겠지”, “YY 상표가 붙어있는 이 음식은 당연히 맛있을 거야.” 라는 등 상표를 통해 제품의 품질을 식별하곤 한다. 이에 상표의 중요성을 잘 알고 상표권을 잘 관리하는 기업들도 있는 반면, 전혀 무관심하게 지내다가 상표침해 경고장을 받고 큰 금액을 합의금으로 날리거나, 유사상표를 사용하는 경쟁사가 생겨서 이러지도 저러지도 못한 채로 매출에 큰 손해를 입는 기업들도 많다. 상표는 왜 받아야 하고, 언제 받아야 하며, 어떻게 받아야 할까?

상표의 개념

상표법 제2조 제1항 제1호에 따르면, “상표”란 자기의 상품과 타인의 상품(또는 서비스업)을 식별하기 위하여 사용하는 표장을 말한다. 구법상에서는 상품을 식별하기 위한 상표와 서비스업을 식별하기 위한 서비스표로 구분하였으나 2016년 상표법이 전면 개정되며 이제 이러한 구분은 없어졌다.

상표법은 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호하는 것을 그 목적으로 한다. 즉, 유명 브랜드에 화체된 기업의 신용을 보호하고, 브랜드를 믿고 구매하는 소비자/수요자들의 오인혼동을 방지하기 위한 공익적 특성이 강한 법이다.

상표는 표장과 지정상품 또는 지정서비스업으로 구성된다. 표장은 출처를 나타내기 위한 기호, 문자, 색채 또는 이들의 결합을 의미한다. 편의상 표장을 상표라고 부르기도 한다. 유명한 패스트푸드 프렌차이즈인 ‘맥도날드’를 예로 들면, 상호인 ‘맥도날드’, M자 모양 로고, 그리고 판매중인 상품명인 ‘빅맥’도 상표가 되기도 한다. ‘맥도날드’의 지정상품은 햄버거, 콜라 등을 포함하며, 지정서비스업은 레스토랑업, 패스트푸드업, 프렌차이즈운영업 등을 포함한다. 
 

상표를 등록해야 하는 이유

등록된 상표권은 상표를 지정상품에 독점적으로 사용할 수 있는 권리를 부여한다. 상표의 권리범위는 유사범위까지이므로, 등록상표권자는 타인이 유사한 상표를 사용하는 것을 배제할 수 있다.  예컨대, 제3자가 레스토랑을 운영하면서 간판이나 전단지 등에 ‘맥도날드’를 또는 ‘M자 모양’을 표시할 경우 ‘맥도날드’ 상표권의 침해가 될 수 있다. 제3자가 ‘맥도날드’라는 상표를 등록 받을 수 없는 것도 당연하다. 타인의 상표권을 침해하는 경우 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 처해질 수 있으므로, 상표권을 침해하지 않기 위해서 각별히 유의할 필요가 있다.

자신의 상호 또는 제품명을 상표권으로 보호하는 것은 두 가지 의미가 있다. 자신의 사용이 보장되며, 타인의 사용을 저지할 수 있다는 것이다. 상표는 등록이 되었다면, 심사관이 발견한 선행 상표가 없다는 뜻도 되므로 대부분은 자유롭게 사용할 수 있다. 심사관이 선행 상표를 간과하고 심사에 반영하지 못하는 경우도 있긴 하지만 흔한 일은 아니다. 선행 상표가 있다는 이유로 상표등록이 거절되는 경우에는 상표의 사용이 해당 선행상표의 침해가 된다는 의미이므로, 상표를 변경하거나 해당 선행상표에 대해 무효심판이나 취소심판을 청구하는 등의 조치를 강구해야 한다. 

또한 상표가 등록되면 다른 사람들이 자신의 상표를 사용하는 것을 막을 수도 있다. 제품을 생산 판매하는 중에 경쟁사에서 유사상표를 붙여 그 제품을 시장에 유통시킨다면 소비자들은 같은 회사 제품으로 오인할 수 있다. 소비자들의 오인은 매출의 하락을 필연적으로 초래한다. 따라서 자신의 신용이 화체된 브랜드를 상표권으로 보호해둘 필요가 있다.

상표법에서는 선사용권(상표법 제99조)이라는 것이 있어 상표등록을 하지 않더라도 먼저 상표를 사용한 경우라면 상표를 계속 사용할 수 있도록 일정부분 보호를 해주고 있다. 따라서 “먼저 상표 사용을 시작했다면 상표권을 굳이 받지 않아도 되는 것이 아니냐”라고 반문할 수도 있다. 하지만, 선사용권이라는 것은 법원에서 판단을 받아야 인정되는 법정사용권이며, 사용태양에 따라 반드시 인정되지 않을 수도 있다. 또한 선사용권이 인정된다 하더라도 상표를 사용하던 그대로 사용해야 하며, 점포를 확장하거나 상표를 일부 변경하여 사용할 수 없는 제약이 있다. 따라서 안전하게 사업을 영위하기 위해서는 결국 자신의 상표를 등록하는 것이 좋다. 상표 하나 받기 위한 금액이 변리사를 통해서 할 경우 60~100만원 정도인데, 이를 아꼈다가 적게는 수백만 원부터 몇 억까지 손해가 날 수도 있기 때문이다. 상표권을 관리하지 못하여 브랜드가치가 훼손된다면 이는 돈으로 환산할 수 없는 큰 손해가 되기도 한다.
 

상표를 출원해야 하는 시기

상표권은 출원에서 등록에 이르기까지 적어도 10개월 정도는 걸린다. 따라서 사업을 시작하고 홍보를 시작한 후에 상표권을 출원하였는데, 상표가 거절된다면 낭패가 아닐 수 없다. 사업을 개시한지 최소 10개월이 지난 상태에서 상표를 바꾸는 것은 어려운 일이기 때문이다. 
상표가 등록될 지 직접 꼼꼼하게 검색을 해보거나, 전문가를 통해서 등록가능성을 점검하더라도 가능성 100%라는 것은 존재하지 않는다. 따라서 불의의 타격을 방지하기 위해서는 사업을 시작하기 전, 제품을 출시하기 전에 상표를 미리 출원해두는 것이 좋다. 사업자가 없더라도 상품이 나와있지 않더라도 상표는 선점해 둘 수 있다. 

상표를 출원하지 않더라도 사업을 시작하기 전에 최소한 선행 상표가 있는지 여부는 검색해보아야 한다. 검색은 특허청에서 운영하는 키프리스(kipris.or.kr)에서 해볼 수 있다. 상표권은 동일범위가 아닌 유사범위까지 권리범위가 미치기 때문에 꼼꼼하게 검색을 해보아야 한다. 표장뿐 아니라 지정상품까지 확인하여 자신의 업종과 유사한지 여부를 고민해야 한다. 유사판단은 법률적 판단이므로 비전문가와 전문가의 시선이 다를 수 있다.
 

상표권을 잘 등록 받기 위한 방법

상표를 등록 받기 위해서 표장을 결정해야 한다. 표장을 결정하기 위해 우선 자신의 상표가 식별력이 있는 상표인지, 선행 상표는 없는지 여부를 검토하여야 한다. 

상표법 제33조 제1항 각호에서 식별력이 약한 상표는 등록될 수 없음을 규정하고 있다. 자타 상품을 식별하게 하는 힘이다. 상표가 식별력이 있다면 그 상표는 특정인의 출처표시 기능을 원활하게 수행하고 있음을 의미하고, 상표가 식별력이 약하다는 것은 그 상표를 특정인에게 독점시키기 곤란하다는 것을 의미한다. 예컨대 현저한 지리적 명칭(EX: 서울, 부산, 파리, 도쿄 등), 상품의 보통명칭(EX: 사과, 컴퓨터, 스마트폰), 간단한 표장(AB, J), 관용명칭(net, com, 테크), 기술적 표장(원재료, 수량, 용도, 산지) 등으로 된 상표는 식별력이 없다고 한다. 자신이 출원하고자 하는 상표가 식별력이 없다면 식별력이 있는 단어와 결합하거나 식별력이 있는 그림 등을 부가하는 방식으로 상표의 식별력을 높일 수 있다. 식별력이 없는 단어라 하더라도 오랜 기간 사용하였다면 예외로 식별력이 인정될 수도 있다.

또한 선행 상표와 유사한 상표는 등록 받을 수 없으므로 유사한 상표가 출원 중인지 등록되어 있는지 여부를 검색해야 한다. 유사한 상표가 있다면 비유사한 범위까지 상표를 변경하여야 한다.

표장은 사용하고 있는 상호 또는 제품명으로 결정되며, CI나 BI 등 로고와 결합하여 나가기도 한다. 상표를 로고와 결합하여 등록 받은 경우, 로고와 결합하지 않고 사용하면 불사용 또는 부정사용으로 상표가 취소될 수 있고, 로고간 유사판단으로 상표가 거절될 수도 있다. 따라서 로고 자체가 보호받을만한 가치가 있는 경우라면 굳이 로고와 결합하여 상표를 출원할 필요는 없다. 하지만 앞서 설명한 바와 같이 자신의 상표가 식별력이 없는 경우에 해당한다면 로고를 부가함으로써 식별력을 높여 등록을 시도해볼 수 있다. 하지만 이런 방식으로 등록이 되더라도 권리범위는 로고에만 발생하는 점을 유의하여야 한다. 

영문과 한글은 상하로 병기하여 출원할 수 있다. 이때 영문 또는 한글만 사용하더라도 불사용이 되지 않으므로 불리할 것도 없다. 다만, 외국에 상표출원을 염두에 두고 있다면 특히, 여러 국가에 상표출원을 위해 마드리드 의정서에 따른 국제출원을 진행하기 위해서는 영문 따로, 한글 따로 상표를 출원해야 한다. 마드리드 제도는 상표를 원하는 국가에 쉽게 출원시켜주는 대신 표장의 변경을 거의 허용하지 않기 때문이다. 한글을 도형 정도로 취급하는 외국에 한글 상표가 나가야 할 이유가 없기 때문에 마드리드 제도를 이용하기 원하는 경우, 영문만으로 되어 있는 상표를 출원하는 것이 바람직하다. 상표를 출원한 다음에는 아주 사소한 변경이 아닌 한 표장을 변경할 수 있는 기회가 없으므로, 잘 선택해서 출원해야 한다.

표장이 결정된 다음은 분류를 정해야 한다. 상품/서비스 분류는 상표법상으로 상품/서비스업의 속성을 정해두고 서로 유사한 속성을 갖는 상품들을 구분해두는 것을 말한다. 세계 대다수 국가에서 상품 및 서비스의 국제분류에 관한 니스협정에서 채택된 니스분류를 따른다. 상품/서비스업 분류는 상품 및 서비스를 그 속성에 따라 분류한 것일 뿐으로 상품의 유사판단의 기준과는 다르다. 따라서 같은 분류라 하더라도 유사하지 않은 상품들이 있고, 다른 분류라 하더라도 유사한 상품들이 있다. 분류를 올바르게 지정하지 않는다면 거절이유가 나온다. 분류가 다른 상표는 서로 별개의 상표로 취급되기 때문에 분류 오지정은 보정이 되지 않고, 분류가 잘못 지정된 지정상품/서비스업 삭제만 가능하므로 주의해야 할 필요가 있다. 분류가 잘못 지정된 지정상품/서비스업이 상표에서 중요한 부분이라면 상표를 새로 출원하는 방법 밖에 없다.

분류를 정하고 마지막으로 상품 또는 서비스업을 지정하면 된다. 상품 또는 서비스업은 상표가 부착되는 또는 상표가 출처를 나타내는 제품을 기준으로 선정하게 된다. 모자를 만들어서 판매하면 25류의 모자를 지정하면 되고, 화장품을 생산 판매하면 3류의 화장품을 지정하면 된다. 판매하는 상품/서비스업 또는 판매할 예정인 상품/서비스업까지 지정해주는 것이 좋다. 물론 지정되는 상품/서비스업들은 서로 같은 분류 안에 포함되어야 한다. 상품/서비스업은 20개까지는 자유롭게 지정할 수 있다. 20개를 넘게 지정하면 추가요금이 발생한다.

지정상품을 지정할 때 가장 궁금한 점은 상품을 지정하고, 상품의 도ㆍ소매업까지 함께 지정하여야 하는지 여부일 것이다. 중국의 경우, 상품과 상품의 도ㆍ소매업은 비유사하다고 판단하기 때문에 각각 출원하는 것이 맞지만 우리나라에서는 상품을 생산하여 판매하는 경우 도ㆍ소매업을 지정하지 않아도 문제 없다. 상품을 직접 생산하는 것이 아니라 공급받아서 판매하는 유통업을 하는 경우라면 지정서비스업으로 도ㆍ소매업만 지정하면 된다.

상표를 출원하고 등록 받은 이후에 지정상품은 추가출원으로 상품을 추가로 지정하는 것도 가능하니 지나치게 고민하지 않아도 된다. 

상표를 등록 받을 때 가장 중요한 것은 사용하고 있거나 사용할 상표를 생산판매 중인 또는 생산판매 예정인 상품에 받아야 한다. 반대로 상표를 등록 받은 이후에는 등록된 상표를 등록된 대로 사용하여야 하며, 임의로 변경하여 사용하는 경우 불사용 또는 부정사용이 되어 이해관계인이 취소심판을 청구할 경우 상표가 취소될 수 있다는 점을 주의하여야 한다.