[스타트업투데이] 변리사들의 블로그나 유튜브를 보다 보면 특허의 권리 범위가 중요하다고 누차 얘기하고 있는 것을 알 수 있다. 특허의 권리 범위는 청구항으로부터 나오고 청구항과 다르게 제품을 만드는 경우 특허의 침해가 되지 않는다는 것이다.

이에 특허권자는 출원단계부터 회피가 어렵게 포괄적으로 청구항을 작성해야 하고, 제3자는 이를 회피하기 위해 청구항 분석을 하곤 한다. 하지만 청구항과 다르게 제품을 만들었는데 특허의 침해가 되는 경우가 있다. 균등침해와 간접침해다.

본 칼럼에서 온라인 인형 뽑기 게임기의 특허를 예시로 활용하나 이는 실제 특허 또는 사건이 아니며, 단지 예시를 위해 만들어진 케이스다.

특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여 진다(특허법 제97조). 따라서 제3자가 실시 중인 제품이 청구범위의 문언해석에 의하여 특허의 구성요소를 그대로 가지고 있어야 원칙적으로 침해에 해당한다.

온라인에서 수행되는 인형 뽑기 게임기가 아래와 같은 청구항으로 특허 등록되어 있는 것을 가정해본다.

온라인에서 수행되는 인형 뽑기 게임기에 있어서,

실시자가 온라인 인형 뽑기 기계를 운영하더라도 와이파이 대신 다른 규격의 통신 모듈을 사용하거나, 상품이 외부로 배출되지 않도록 구성된다면 청구항에 기재된 한정사항과 차이가 생기는 것이어서 문언침해에서는 벗어나게 된다. 이 정도의 차이만으로 특허권의 권리 범위에서 벗어난다면 권리자 입장에서는 상당히 억울할 것이다.

실무상 실시자가 권리자가 보유 중인 특허의 청구항에 있는 그대로 실시하는 경우는 많지 않다. 제품의 수치가 한정된 경우도 그러하고, 형상이나 기능이 청구항에 기재된 것과 조금씩 차이가 나는 경우가 사실 대부분이다. 실시자가 회피설계를 시도하기 때문이다.

청구항과 침해자가 실시하는 발명이 완전히 동일하지 않더라도 특허권자의 권리를 보호하기 위해 판례는 특허권의 균등범위까지 권리를 확장하여 인정한다. 소위 균등론에 대한 내용이다.

온라인 인형 뽑기 게임기의 특허의 청구항과 특허된 청구항의 일부 구성요소를 치환하여 실시 중인 가상의 제품을 비교해보자.

특허된 청구항에는 통신을 위해 와이파이 모듈로 한정하였지만, 실시 중인 제품은 3세대이동통신(3G) 모듈을 차용하였다는 차이가 있다. 따라서 앞서 얘기한 바와 같이 실시자는 특허를 문언침해 하지는 않는다. 하지만 위 예시가 균등론으로 권리 범위 확장이 가능하여 실시 중인 제품이 특허를 침해가 되는 것이 가능할까?

균등론이란

우리나라 대법원 판례는 "확인대상발명에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용 효과를 나타내며, 그와 같은 변경이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도인 경우에는, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리 범위에 속한다"(대법원 2015.05.14, 선고, 2014후2788, 판결)고 판시하여 소위 균등론을 인정하고 있다. 즉 균등론은 법조문에 의해서 인정되는 것이 아니라 판례의 해석으로 인정되고 있는 것이다.

균등범위에 해당하기 위한 요건

- 과제해결원리 동일성

과제해결원리 동일성이란 일부 구성요소가 치환되었다 하더라도 특허발명과 실시 중인 제품이 해결하고자 하는 과제가 동일하다는 것을 의미한다. 대법원 판례는 특허발명에 특유한 해결 수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구해야 한다고 판시한 바 있다(대법원 2014. 7.24. 선고 2012후1132판결).

즉, 상기 예에서 특허발명과 실시 중인 제품은 모두 사용자가 온라인상에서 크레인게임을 하도록 하기 위함으로써 장소적인 제약을 해결한 동일한 과제해결원리를 보인다고 인정될 가능성이 높아 본 요건을 충족할 것으로 보인다.

- 치환 가능성

실시 중인 제품이 특허발명의 일부 구성요소를 치환(와이파이 모듈->3G통신 모듈)하였더라도 양 발명이 동일한 작용 효과를 나타내는 경우 치환 가능성이 있다고 본다.

상기 예에서 와이파이 모듈과 3G통신 모듈은 모두 통신을 위한 모듈이고, 비록 양 구성요소의 표준규격이 달라 통신망에 접속하는 방법에 차이가 있기는 하나 통신망에 접속한 이후라면 동작이 동일하고 효과가 현저하게 차이나는 것으로 보이지 않기 때문에 이 요건을 만족할 것으로 보인다.

- 치환 용이성

구성을 일부 치환하는 것이 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명한 것이라면 치환 용이성이 있다고 본다.

상기 예에서 와이파이 모듈과 3G통신 모듈은 서로 같이 쓰는 경우도 많고 통신 모듈을 다른 것으로 변경하는 것은 누구나 자명하게 생각할 수 있을 것이므로 충분히 본 요건 또한 충족하였을 것으로 본다.

- 대상제품이 특허발명의 출원 시 이미 공지된 기술과 동일하거나 이로부터 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하지 않을 것

본 요건은 자유발명실시항변에 해당되는 요건으로 치환된 구성 자체가 공지되어 있는 것이 아니라 실시 중인 발명 자체가 특허출원 전에 이미 공지된 기술이어서 특허의 권리 범위가 부정된다는 것이다.

- 해당 구성이 권리 범위에서 제외되지 않았을 것

실시 중인 제품에서 치환된 구성이 특허발명의 심사 또는 심판 과정에서 특허권자에 의해 제외되지 않았어야 한다. 이를 포대금반언의 원칙이라고도 한다. 특허 등록을 받는 과정에서 출원인은 권리 범위를 축소시켜 진보성을 인정받고자 한다. 이 과정 속에서 출원인이 권리 범위에서 제외한 구성은 나중에 다시 권리로 주장할 수 없다는 것이다.

상기 예의 특허 심사과정에서 만약 출원인이 통신 모듈을 와이파이 모듈로 변경하였다면, 와이파이 모듈을 제외한 다른 통신규격의 통신 모듈은 권리 범위에서 제외한 것이므로 실시자가 통신 모듈을 3G통신 모듈로 하였다 하더라도 균등범위로 인정되지는 않는다.

균등범위 해당 시

상기 예에서 실시 중인 제품이 특허구성 요소인 와이파이 모듈을 3G통신 모듈로 변경하였더라도 특허권자가 심사과정에서 3G통신 모듈을 의식적으로 제외하지 않은 한 균등범위에 해당할 가능성이 매우 높다.

실시 중인 제품이 특허권 청구항의 균등범위에 해당된다고 인정되는 경우 제품은 특허를 직접침해하는 것이다. 실시자는 특허법에 따라 처벌받는다.

- ②에 이어집니다.

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