①에 이어서 

침해자가 특허권의 권리 범위를 그대로 실시하는 경우가 거의 없어 실무상 균등 범위 주장과 함께 간접침해가 많이 주장된다. 판례 해석상 인정되는 균등 범위에 다르게 간접침해는 특허법에서 인정된다. 특허발명의 생산에만 사용되는 제품이라면 특허 침해할 개연성이 높다고 하여 이를 특허침해로 간주하겠다는 것이다.

온라인 인형 뽑기 게임기의 특허의 청구항과 특허된 청구항의 일부 구성요소를 생략하여 실시 중인 가상의 제품을 비교해보자.

상품이 외부로 배출되는 출구(구성 D)에 해당하는 구성이 실시 중인 제품에 존재하지 않는다. 본체 내부에 특정 지점에 표시가 되어 있고, 상품이 해당 지점에 위치할 때 이를 사용자에게 알리는 구성으로 되어 있어 상품이 외부로 배출되는 경우가 아니어서 직접 침해는 어렵다. 이때, 상품이 배출되는 출구와 상품이 놓여지는 표시지점은 균등 범위에 해당하기 곤란하다고 가정한다.

특허권자가 조사한 바에 따르면 실시 중인 제품에 표시된 특정 지점이 성인 남성이 힘을 조금만 주면 통로가 형성될 수 있도록 되어 있어 실제 제품을 구입한 사용자들이 특정 지점에 통로를 형성시킨 후 상품이 외부로 배출되도록 하여 사용하고 있었다.

즉, 특허의 구성은 A+B+C+D+E+F인데 반하여 제품을 생산하여 판매하는 자는 구성 A+B+C+E+F’로 판매하고 있다. 하지만 이 제품을 사용하는 사람들이 제품을 구성 A+B+C+D+E+F’로 변형하여 사용할 수 있고, 생산과정에서도 이러한 변형 사용을 유도하는 듯 표시지점이 약하게 설계되어 있으며 외부로 통로가 만들어져 있었다.

즉, 제품이 만들어진 당시에는 특허발명을 직접적으로 침해하지 않는데 사용자들이 사용함에 따라 특허발명을 직접적으로 침해하게 된 것이다. 이때 사용자들이 이 제품을 업으로 사용하는 경우라면 사용자들은 특허권을 직접침해한다.

하지만 사용자들이 개인이나 가정집에서 사용한다면 사용자들에게 직접침해를 물을 수 없다. 따라서 반제품을 판매한 제품의 생산자에게 간접침해를 물을 수 있겠지가 문제가 된다.

법조문

특허법 제127조에서는 특허발명이 물건인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 실시하거나 특허발명이 방법인 경우 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 실시하는 행위를 특허권을 침해한 것을 본다고 규정하고 있다. 간접침해의 경우 균등론과 달리 법조문에서 인정된다.

간접침해의 요건들

- 타용도

제3자가 실시하는 제품이 간접침해에 해당하기 위해서는 특허발명이 실시나 생산에만 사용하는 물건의 실시여야 한다. 즉, 그 물건에 특허발명의 실시나 생산에 사용되기 위한 용도 외의 타용도가 없어야 한다는 의미다. 이 타용도의 존재 여부가 간접침해를 판단하는 기준이 된다.

이때 다른 용도라 함은 실질적으로 사회통념상 통용 승인되는 것을 의미하고, 이론적, 실험적, 일시적 사용가능성에 불과한 정도에는 인정되지 않는다.

- 생산의 의미

대법원은 특허법 제127조에서 규정하고 있는 생산이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하므로, 이때 생산이 공업적생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함한다고 판시한 바 있다(대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356판결).

- 해외에서 완성된 경우

대법원은 특허권의 속지주의 원칙상 특허법 제127조에서 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’에서 ‘생산’이란 국내에서 생산을 의미하기 때문에 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다고 판시한 바 있다(대법원 2015. 7. 23. 선고 2014 다42110 판결).

- 제3자가 특허권의 실시권자에게 반제품을 납품한 경우

제3자가 특허권의 정당한 권리를 갖는 실시권자에게 반제품을 납품하고, 실시권자가 이를 사용하여 특허발명을 실시하는 경우에 있어서 대법원은 제3자에 대해 간접침해를 인정하면 실시권의 실시권에 부당한 제약을 가하게 되고 특허권자는 실시권을 설정할 때 제3자로부터 전용품을 공급받아 실시할 것을 예상하여 실시료를 측정할 수 있었다고 하여 제3자에 대한 간접침해를 부정한 바 있다(대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290095 판결).

- 소모품의 경우

해당 제품이 소모품인 경우라도 대법원에서는 해당 소모품이 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 널리 쉽게 구할 수 없는 물품이고, 교체가 이미 예정되어 있으며, 특허권자가 별도로 제조 판매하고 있었다면 간접침해에 해당한다고 판시하였다(대법원 1996. 11. 27. 96마365 결정).

이 사건은 특히 전용 카트리지를 사용하는 프린터가 특허가 되어 있을 때, 제3자가 카트리지 만을 판매한 사안에서 카트리지의 판매가 특허권의 간접침해를 구성한다고 하여 특허권자의 손을 들어준 의미 있는 사건이다.

간접침해에 해당 시

상기 예에 따르면 비록 실시 중인 제품에는 상품이 배출되는 출구가 마련되어 있지 않지만 이 제품을 받은 사용자들이 사용함에 따라 자연스럽고 쉽게 상품을 배출하기 위한 출구가 형성될 수 있고, 이 제품에는 특허발명인 온라인용 크레인 게임기 외에는 다른 용도가 보이지 않아 간접침해가 인정될 가능성이 높다.

법조문과 같이 침해제품이 간접침해에 해당하는 경우 특허침해로 간주되므로 특허법상 처벌 대상이 된다. 다만 민사상 손해배상의 경우 직접침해에 비해서 낮은 손해액이 인정될 가능성이 있다.

권리 범위와 진보성은 서로 반비례의 관계에 있다. 권리 범위가 축소될수록 진보성은 높아지고 특허의 등록 가능성은 높아지고, 반대로 권리 범위가 넓을수록 진보성은 낮아지고 특허의 등록 가능성이 낮아진다.

이 때문에 모든 실시 예를 커버하는 완벽한 특허청구항은 있을 수 없다. 타인의 실시를 모조리 막기 위해 특허를 무한대로 받을 수도 없는 노릇이다. 실시권자가 의도적으로 특허권을 회피하여 실시할 수도 있다. 균등론과 간접침해는 이러한 특허의 한계를 극복하여 권리자에게 다소 유리하게 인정해주고자 인정된다.

따라서 경쟁사의 청구항을 살펴보고 전문가의 조언 없이 일부 다르게 제품을 생산하는 것만으로 침해에서 벗어났다고 판단해버리는 것은 다소 위험하다. 권리자 또한 타인의 제품이 자신의 청구항에서 벗어났다고 지레짐작할 필요가 없다. 끝날 때까지 끝난 것이 아니다.

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